Zarzut naruszenia wzoru lub znaku przy sprzedaży odzieży

Czy samo podobieństwo wzoru oznacza naruszenie prawa?

Nie. W sporach o odzież lub dodatki trzeba najpierw ustalić, jakie dokładnie prawo powołuje druga strona. W praktyce najczęściej chodzi o:

• prawo ochronne na znak towarowy,
• prawo z rejestracji wzoru przemysłowego albo wzoru unijnego,
• roszczenia z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji,
• rzadziej – prawa autorskie do utworu graficznego.

To są różne reżimy ochrony i każdy z nich wymaga innej analizy. Sam fakt, że na towarze występuje motyw zygzaka, pasów, kratki lub inny element dekoracyjny, nie przesądza jeszcze o odpowiedzialności sprzedawcy.

W obrocie oryginalnym towarem warto też odróżnić ochronę znaku od zasady wyczerpania prawa, która ma duże znaczenie przy dalszej odsprzedaży produktów legalnie wprowadzonych do obrotu.

Znaki towarowe – kiedy można powoływać się na wyczerpanie prawa

Jeżeli druga strona twierdzi, że naruszany jest znak towarowy, znaczenie ma art. 155 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem prawo ochronne na znak towarowy nie uprawnia do zakazania używania znaku w odniesieniu do towarów, które zostały wprowadzone do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod tym znakiem przez uprawnionego lub za jego zgodą.

Jeżeli więc sprzedawany towar jest oryginalny, a nie podróbką, i został wcześniej legalnie wprowadzony do obrotu w EOG przez właściciela znaku albo za jego zgodą, dalsza odsprzedaż co do zasady korzysta z wyczerpania prawa. W takim przypadku sam właściciel znaku nie może zwykle blokować dalszego obrotu wyłącznie dlatego, że nie podoba mu się kanał sprzedaży.

Wyjątek przewiduje art. 155 ust. 3 Prawa własności przemysłowej: uprawniony może sprzeciwić się dalszemu obrotowi, jeżeli istnieją uzasadnione powody, w szczególności gdy po wprowadzeniu towaru do obrotu zmienił się lub pogorszył stan towaru. W praktyce może chodzić np. o przepakowanie, usunięcie oznaczeń, zmianę etykiet, naruszenie jakości produktu lub sposób prezentacji, który szkodzi renomie znaku.

Wzór przemysłowy lub wzór unijny – tu wyczerpanie nie rozwiązuje wszystkiego

Jeżeli zarzut dotyczy nie znaku, lecz wzoru, trzeba zbadać, czy istnieje ważne prawo z rejestracji. W prawie krajowym podstawą są przepisy działu dotyczącego wzorów przemysłowych w ustawie Prawo własności przemysłowej, a w prawie unijnym – rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych (obecnie dotyczące wzorów unijnych).

Zgodnie z art. 102 ust. 1 Prawa własności przemysłowej wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację.

W sporze nie wystarczy więc samo stwierdzenie: „to jest nasz zygzak”. Trzeba wskazać konkretną rejestrację i porównać jej zakres z towarem sprzedawanym przez Pana/Panią. Przy wzorze istotne jest to, czy sporny produkt wywołuje na zorientowanym użytkowniku takie samo ogólne wrażenie jak wzór chroniony – por. art. 10 ust. 1 rozporządzenia nr 6/2002.

Jeżeli motyw jest powszechny w branży, składa się z prostych elementów geometrycznych albo swoboda twórcza projektanta była ograniczona, zakres ochrony może być węższy. To jednak zawsze zależy od porównania konkretnego wzoru z konkretnym produktem.

Przy analizie zarzutu naruszenia warto też odróżnić wzór a znak towarowy, bo te prawa chronią inne elementy i na innych zasadach.

Brak logo i metek ma znaczenie, ale nie zawsze kończy sprawę

To, że na towarze nie ma cudzego logo, nazwy ani metek, jest ważnym argumentem obronnym, zwłaszcza przy zarzutach dotyczących znaku towarowego i nieuczciwej konkurencji. Zmniejsza to ryzyko, że klient uzna produkt za pochodzący od określonej marki.

Nie oznacza to jednak automatycznie braku ryzyka przy wzorze przemysłowym. Wzór może być naruszony także wtedy, gdy nie używa się oznaczenia słownego lub logo, bo ochrona dotyczy samej postaci produktu lub ornamentacji. Dlatego w odpowiedzi na pismo trzeba osobno rozdzielić argumenty dotyczące znaku, wzoru i pochodzenia towaru.

Czyn nieuczciwej konkurencji – kiedy może powstać problem

W sprawach handlowych często pojawia się dodatkowo ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Szczególne znaczenie ma art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zgodnie z którym czynem nieuczciwej konkurencji jest naśladowanie gotowego produktu polegające na tym, że za pomocą technicznych środków reprodukcji jest kopiowana zewnętrzna postać produktu, jeżeli może to wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu.

Istotne są tu dwie kwestie:

• musi chodzić o sposób kopiowania objęty zakresem tego przepisu,
• musi istnieć ryzyko wprowadzenia klientów w błąd co do pochodzenia produktu.

Jeżeli towar ma inną markę, inne oznaczenia, inne opakowanie i nie jest prezentowany jako produkt pochodzący od znanej firmy, zarzut z art. 13 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji bywa trudniejszy do obrony przez stronę wzywającą, ale nie można go z góry wykluczyć bez analizy całej oferty, zdjęć i sposobu promocji.

Jakich dokumentów i informacji warto zażądać od strony, która wysłała wezwanie

Przedsiębiorca, który otrzymuje wezwanie do zaprzestania naruszeń, ma prawo oczekiwać konkretów. W praktyce warto poprosić o:

• numer prawa ochronnego na znak towarowy albo numer rejestracji wzoru,
• wskazanie, czy chodzi o prawo krajowe, unijne czy międzynarodowe skuteczne w Polsce,
• przedstawienie, które dokładnie towary i które oferty mają naruszać prawo,
• wyjaśnienie, czy zarzut dotyczy znaku, wzoru, praw autorskich czy nieuczciwej konkurencji,
• wskazanie podstawy żądania zapłaty oraz sposobu wyliczenia kwoty.

Jeżeli wezwanie jest ogólne i nie zawiera twardych danych o prawie wyłącznym, nie należy zakładać, że roszczenie jest zasadne tylko dlatego, że zostało sformułowane przez pełnomocnika.

Jak odpowiedzieć na wezwanie do zapłaty lub zaprzestania sprzedaży

Odpowiedź powinna być spokojna, rzeczowa i oparta na dokumentach. Najczęściej warto:

1. wskazać legalne źródło pochodzenia towaru i dołączyć faktury,
2. podkreślić brak używania cudzego logo, nazwy i metek,
3. zażądać wykazania konkretnego prawa wyłącznego oraz zakresu ochrony,
4. zapytać, czy towar został wprowadzony do obrotu w EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą, jeśli zarzut dotyczy znaku,
5. zakwestionować podstawę i wysokość żądania zapłaty, jeśli nie została wykazana.

Nie warto natomiast pochopnie podpisywać ugody, uznania roszczeń czy zobowiązania do zapłaty. Takie dokumenty mogą później istotnie pogorszyć sytuację procesową.

Jeżeli pojawia się zarzut, że towar tylko „udaje markowy”, pomocne bywa także rozróżnienie, gdzie przebiega granica oryginał-replika i kiedy ryzyko naruszenia jest realnie wysokie.

Czy legalny zakup za granicą zawsze chroni sprzedawcę?

Nie zawsze. Legalny zakup i komplet faktur to bardzo ważny argument, ale nie zamyka sprawy automatycznie. Decyduje jeszcze m.in.:

• czy towar jest oryginalny,
• czy został wprowadzony do obrotu w EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą,
• czy nie doszło do przepakowania, przeróbek lub pogorszenia stanu towaru,
• czy sporny motyw nie narusza odrębnie prawa z rejestracji wzoru,
• czy sposób prezentacji oferty nie wprowadza klientów w błąd.

Szczególnie ostrożnie trzeba oceniać towary sprowadzone spoza EOG. W przypadku znaków towarowych wyczerpanie prawa co do zasady wiąże się z wprowadzeniem do obrotu na obszarze EOG, a nie w dowolnym państwie świata.

Jakie roszczenia może zgłaszać uprawniony

Zakres roszczeń zależy od podstawy prawnej. W sprawach dotyczących praw własności przemysłowej często pojawiają się żądania:

• zaniechania naruszeń,
• usunięcia skutków naruszeń,
• wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
• naprawienia szkody na zasadach ogólnych – na podstawie art. 415 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, jeżeli spełnione są przesłanki odpowiedzialności deliktowej,
• publikacji oświadczenia lub przeprosin, jeżeli przewidują to właściwe przepisy.

Samo wezwanie do zapłaty „zadośćuczynienia” w sporze gospodarczym o wzór lub znak bywa nieprecyzyjne. W takich sprawach częściej chodzi o odszkodowanie, wydanie korzyści lub inne roszczenia majątkowe, a nie o zadośćuczynienie w sensie klasycznej rekompensaty za krzywdę niemajątkową.

Kiedy sprawa wymaga indywidualnej analizy

Taki spór niemal zawsze zależy od szczegółów stanu faktycznego. Szczególnie ważne są:

• zdjęcia towaru i porównanie wzorów,
• faktury i łańcuch dostaw,
• treść ofert internetowych,
• kraj pierwszego wprowadzenia do obrotu,
• numer i zakres rejestracji prawa powoływanego przez drugą stronę.

Bez tych danych nie da się odpowiedzialnie stwierdzić, że roszczenie jest na pewno bezzasadne albo na pewno zasadne. W praktyce często dopiero analiza rejestrów EUIPO, WIPO albo Urzędu Patentowego RP oraz materiału porównawczego pozwala ocenić ryzyko.

Tabela: jak oceniać najczęstsze zarzuty

FAQ

Czy sama faktura zakupu wystarczy, aby wygrać spór?

Nie. Faktura potwierdza źródło zakupu, ale trzeba jeszcze ustalić, czy towar jest oryginalny, gdzie został wprowadzony do obrotu i czy zarzut dotyczy znaku, wzoru czy nieuczciwej konkurencji.

Czy właściciel marki może zakazać każdej dalszej odsprzedaży swojego towaru?

Co do zasady nie, jeśli chodzi o oryginalny towar legalnie wprowadzony do obrotu w EOG przez uprawnionego lub za jego zgodą – art. 155 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Wyjątki mogą dotyczyć m.in. zmiany stanu towaru.

Czy brak logo oznacza, że nie ma ryzyka naruszenia?

Nie zawsze. Brak logo pomaga przy znakach towarowych i ryzyku konfuzji, ale przy wzorze przemysłowym można naruszać prawo także bez używania nazwy lub metki właściciela prawa.

Czy druga strona musi pokazać numer rejestracji?

Powinna wskazać konkretną podstawę swoich roszczeń. Bez numeru prawa ochronnego albo rejestracji wzoru trudno ocenić, czy roszczenie jest rzeczywiście uzasadnione.

Czy można żądać od drugiej strony wyjaśnienia sposobu obliczenia żądanej kwoty?

Tak. Jeżeli wezwanie obejmuje zapłatę, warto zażądać wskazania podstawy prawnej i sposobu kalkulacji szkody, korzyści lub innego roszczenia majątkowego.

Czy warto od razu usuwać oferty ze sklepu?

To zależy od ryzyka i materiału dowodowego. Czasem tymczasowe wstrzymanie sprzedaży ogranicza ryzyko, ale nie powinno zastępować analizy podstaw roszczenia, zwłaszcza gdy wezwanie jest nieprecyzyjne.

Źródła

1. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w szczególności art. 102 ust. 1 oraz art. 155 ust. 1 i ust. 3 – ISAP

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 13 – ISAP

3. Rozporządzenie Rady (WE) nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, w szczególności art. 10 ust. 1 – EUR-Lex

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, art. 415 i nast. – ISAP