Znak towarowy a używanie go na zamiennikach produktów oryginalnych

Czym jest znak towarowy i jakie oznaczenia mogą być chronione?

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający ustalić jednoznaczny i dokładny przedmiot ochrony. Art. 120 ust. 2 tej ustawy wskazuje przykładowo, że znakiem towarowym może być wyraz, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

W praktyce motoryzacyjnej znakiem towarowym mogą być więc między innymi: nazwa producenta samochodu, nazwa modelu, logo, emblemat, oznaczenie słowno-graficzne, a niekiedy także nazwa wersji wyposażenia lub oznaczenie technologiczne. Ochrona zależy jednak od tego, czy oznaczenie ma zdolność odróżniającą, czy zostało zarejestrowane i dla jakich towarów lub usług.

Prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP daje uprawnionemu wyłączne prawo używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, co wynika z art. 153 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. W przypadku unijnego znaku towarowego analogiczna ochrona obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej na podstawie art. 1 ust. 2 oraz art. 9 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.

Znaki zarejestrowane, znaki niezarejestrowane i znaki renomowane

Przed użyciem oznaczenia na produkcie, opakowaniu, stronie internetowej lub aukcji warto sprawdzić, czy jest ono chronione jako znak krajowy, unijny albo międzynarodowy. W Polsce należy korzystać z baz Urzędu Patentowego RP, dla znaków unijnych z bazy EUIPO, a dla rejestracji międzynarodowych z bazy WIPO Global Brand Database.

Zakres ochrony znaku towarowego jest związany z wykazem towarów i usług, dla których znak został zarejestrowany. Nie oznacza to jednak, że znak znanej marki samochodowej jest chroniony wyłącznie dla samochodów. Art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje szczególną ochronę renomowanego znaku towarowego także wtedy, gdy użycie oznaczenia dotyczy towarów niepodobnych, jeżeli mogłoby przynieść używającemu nienależną korzyść albo być szkodliwe dla odróżniającego charakteru lub renomy znaku wcześniejszego.

Oznaczenia niezarejestrowane również mogą korzystać z ochrony. Jeżeli sposób oznaczania zamiennika może wprowadzać klientów w błąd co do pochodzenia, jakości, możliwości zastosowania lub innych istotnych cech towaru, może powstać odpowiedzialność na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Roszczenia z tego tytułu określa art. 18 ust. 1 tej ustawy.

Kiedy można użyć cudzej marki lub modelu przy sprzedaży zamiennika?

Najważniejszy wyjątek dla producentów i sprzedawców części, akcesoriów oraz usług wynika z art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten ogranicza uprawnienia właściciela znaku towarowego i pozwala innym osobom używać znaku w obrocie, jeżeli jest to konieczne do identyfikacji lub wskazania przeznaczenia towaru albo usługi, w szczególności gdy chodzi o akcesoria, części zamienne lub usługi.

Warunek ten uzupełnia art. 156 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej: używanie znaku musi być zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle, handlu lub usługach. Oznacza to, że komunikat powinien być rzeczowy, proporcjonalny i nie może sugerować gospodarczych powiązań z właścicielem znaku, autoryzacji, licencji albo oryginalnego pochodzenia towaru, jeżeli ich nie ma.

Przy wskazaniu przeznaczenia produktu praktycznie bezpieczniejsze są sformułowania: „pokrowiec pasuje do Ford Mondeo”, „zamiennik przeznaczony do Toyota Yaris”, „akcesorium kompatybilne z Audi A4”. Podobne zagadnienie opisuje także materiał o tym, kiedy dopuszczalne jest dozwolone użycie cudzego znaku przy sprzedaży produktów w internecie.

W orzeczeniu z 23 lutego 1999 r. w sprawie C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik, Trybunał Sprawiedliwości UE wskazał, że używanie znaku BMW przez niezależny warsztat może być dopuszczalne w celu poinformowania klientów, że warsztat naprawia samochody tej marki, o ile nie tworzy wrażenia szczególnych powiązań handlowych z właścicielem znaku. W polskim orzecznictwie podobny kierunek przyjął Sąd Najwyższy w wyroku z 27 października 2004 r., sygn. II CK 410/03, wskazując, że użycie cudzego znaku w celu informacyjnym i reklamowym nie może prowadzić do mylącego wrażenia o istnieniu powiązań gospodarczych z uprawnionym.

Czy można umieścić logo lub nazwę marki bezpośrednio na pokrowcu?

Trzeba odróżnić użycie znaku w opisie przeznaczenia od użycia znaku jako elementu wyglądu samego produktu. Jeżeli producent skórzanego pokrowca umieszcza na nim logo samochodu albo nazwę marki w sposób dekoracyjny, w widocznym miejscu i bez dopisku wskazującego, że jest to zamiennik, ryzyko naruszenia jest wysokie. Takie oznaczenie może być odebrane przez przeciętnego klienta jako informacja, że produkt jest oryginalnym akcesorium producenta samochodu.

Art. 296 ust. 2 ustawy Prawo własności przemysłowej uznaje za naruszenie prawa ochronnego między innymi bezprawne używanie w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego dla identycznych lub podobnych towarów, jeżeli może to wprowadzać odbiorców w błąd, w tym powodować skojarzenie ze znakiem wcześniejszym. W przypadku znaku renomowanego zastosowanie ma dodatkowo art. 296 ust. 2 pkt 3 tej ustawy.

W praktyce najbezpieczniej jest nie umieszczać logo ani emblematu producenta samochodu na zamienniku bez licencji. Jeżeli konieczne jest oznaczenie kompatybilności na samym produkcie, lepiej zastosować dyskretną informację tekstową, np. „pasuje do Ford Mondeo”, „zamiennik do Toyota Yaris”, „produkt nieoryginalny”. Informacja powinna być proporcjonalna do celu, a nie dominować nad własną marką producenta zamiennika.

Nazwy modeli, wersji wyposażenia i oznaczenia typu TDI, GTI, quattro

Nie należy zakładać, że oznaczenia takie jak TDI, GTI, quattro, Sport, Elegance, Expression czy Privilege zawsze są wolne do użycia. Art. 129¹ ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej przewiduje odmowę udzielenia prawa ochronnego na oznaczenia pozbawione odróżniającego charakteru, a art. 129¹ ust. 1 pkt 3 tej ustawy dotyczy oznaczeń opisowych, które mogą służyć w obrocie do wskazania rodzaju, jakości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia, czasu produkcji lub innych właściwości towaru. Nie wyklucza to jednak rejestracji oznaczenia, które w konkretnym kontekście nabyło zdolność odróżniającą albo funkcjonuje jako element znaku złożonego.

Dlatego przed użyciem nazwy modelu lub oznaczenia wersji trzeba sprawdzić, czy znak jest zarejestrowany i dla jakich klas towarów. Jeżeli producent zamiennika chce eksponować własną markę, a cudzą nazwę modelu wykorzystać jedynie pomocniczo, powinien oddzielić własne oznaczenie handlowe od informacji o kompatybilności. Przy planowaniu etykiet i opisów pomocne może być także omówienie zasad, jakie dotyczą praktyki określanej jako oznaczanie własnych produktów.

Jak oznaczać zamienniki, żeby ograniczyć ryzyko?

Przy produkcji pokrowców, mieszków, gałek zmiany biegów, dywaników, listew lub innych akcesoriów dopasowanych do konkretnych modeli samochodów warto stosować kilka zasad:

• używać cudzej marki lub modelu tylko wtedy, gdy jest to potrzebne do wyjaśnienia kompatybilności produktu;
• unikać logo, herbu, emblematu i charakterystycznego zapisu graficznego producenta samochodu, jeżeli nie ma zgody właściciela znaku;
• stosować jasne dopiski: „zamiennik”, „produkt nieoryginalny”, „produkt niezależnego producenta”, „pasuje do...”;
• nie używać określeń typu „oryginalny”, „OEM”, „autoryzowany”, jeżeli nie odpowiadają rzeczywistości;
• nie tworzyć opakowania, zdjęć i opisów podobnych do materiałów producenta samochodu;
• sprawdzać, czy oznaczenie nie jest chronione jako znak renomowany lub znak unijny.

Jeżeli produkt jest zamiennikiem, informacja o tym powinna pojawić się w miejscu widocznym dla klienta przed zakupem. Sam dopisek ukryty w regulaminie sklepu albo na końcu aukcji może nie wystarczyć, jeżeli ogólne wrażenie z oferty sugeruje oryginalne pochodzenie produktu.

Jakie roszczenia grożą za naruszenie znaku towarowego?

W razie naruszenia prawa ochronnego właściciel znaku może dochodzić roszczeń na podstawie art. 296 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten pozwala żądać między innymi zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo przez zapłatę sumy pieniężnej odpowiadającej opłacie licencyjnej lub innemu stosownemu wynagrodzeniu, które byłoby należne za zgodę na korzystanie ze znaku.

Jeżeli oznaczenie towaru lub jego opakowania może wprowadzać klientów w błąd, niezależnie od ochrony znakowej mogą pojawić się roszczenia z art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w tym żądanie zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia oświadczenia, naprawienia szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz zasądzenia odpowiedniej kwoty na cel społeczny.

W skrajnych przypadkach w grę może wchodzić także art. 305 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przepis ten przewiduje odpowiedzialność karną za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym w celu wprowadzenia ich do obrotu lub za obrót towarami oznaczonymi takim znakiem. Ocena zależy od konkretnego wyglądu produktu, sposobu oznaczenia, zamiaru oraz tego, czy znak jest identyczny lub nieodróżnialny od zarejestrowanego znaku.

FAQ

Czy mogę napisać na aukcji, że pokrowiec pasuje do konkretnego modelu samochodu?

Tak, jeżeli jest to prawdziwa informacja o przeznaczeniu produktu i użycie nazwy marki lub modelu jest konieczne do poinformowania klienta. Podstawą jest art. 156 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo własności przemysłowej, ale sposób użycia musi być zgodny z uczciwymi praktykami zgodnie z art. 156 ust. 2 tej ustawy.

Czy mogę umieścić logo producenta samochodu na zamienniku?

Bez zgody właściciela znaku jest to bardzo ryzykowne. Logo zwykle nie jest konieczne do wskazania przeznaczenia produktu, a jego umieszczenie na zamienniku może sugerować oryginalne pochodzenie lub licencję. Ocena zależy od całego wyglądu produktu i sposobu sprzedaży.

Czy nazwy TDI, GTI albo quattro zawsze można stosować swobodnie?

Nie. Część takich oznaczeń może być zarejestrowana jako znak towarowy albo korzystać z ochrony jako element znaku renomowanego. Przed użyciem trzeba sprawdzić rejestry UPRP, EUIPO i WIPO oraz ocenić, czy użycie jest wyłącznie informacyjne.

Czy wystarczy dopisać, że produkt jest zamiennikiem?

Dopisek jest ważny, ale nie zawsze wystarczy. Jeżeli nazwa, logo, opakowanie, zdjęcia i cały opis nadal tworzą wrażenie produktu oryginalnego, może dojść do naruszenia znaku towarowego lub czynu nieuczciwej konkurencji. Informacja o nieoryginalnym charakterze produktu powinna być jasna i widoczna przed zakupem.

Czy producent samochodu musi udowodnić, że klient został faktycznie wprowadzony w błąd?

Przy naruszeniu znaku towarowego często wystarczy wykazanie ryzyka wprowadzenia odbiorców w błąd, o którym mowa w art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo własności przemysłowej. Przy czynie nieuczciwej konkurencji z art. 10 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji również bada się możliwość wprowadzenia klientów w błąd.

Podsumowanie

Producent zamienników może informować, do jakich samochodów pasują jego produkty. Nie powinien jednak używać cudzych znaków w taki sposób, aby znak pełnił funkcję marki zamiennika albo sugerował, że produkt pochodzi od producenta samochodu. Najbezpieczniejsza praktyka to własna marka producenta zamiennika, rzeczowy opis kompatybilności, brak logo właściciela znaku i widoczna informacja, że produkt jest zamiennikiem.

Każdy przypadek wymaga osobnej oceny, ponieważ znaczenie mają: rodzaj znaku, jego renoma, klasy towarów, wygląd produktu, opis oferty, opakowanie, użyte zdjęcia oraz sposób prezentacji w sklepie internetowym lub na platformie sprzedażowej.

Źródła

• Art. 120, art. 129¹, art. 153, art. 156, art. 296 i art. 305 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.
• Art. 10 i art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
• Art. 9 i art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej.
• Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE z 23 lutego 1999 r., C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG i BMW Nederland BV przeciwko Ronald Karel Deenik.
• Wyrok Sądu Najwyższego z 27 października 2004 r., II CK 410/03.
• Bazy znaków towarowych: Urząd Patentowy RP, EUIPO eSearch plus, WIPO Global Brand Database.