Dwie firmy o podobnych nazwach – kiedy trzeba zmienić nazwę?

Czy podobna nazwa firmy oznacza, że trzeba ją zmienić?

Nie. Nie ma automatycznej zasady, że przedsiębiorca musi zmienić nazwę tylko dlatego, że inna firma używa podobnego oznaczenia. Trzeba sprawdzić, czy doszło do naruszenia konkretnego prawa: prawa ochronnego na znak towarowy, prawa do firmy przedsiębiorcy albo przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W praktyce najważniejsze są trzy pytania: kto pierwszy używał oznaczenia w obrocie, czy działalności są do siebie podobne lub kierowane do podobnych odbiorców oraz czy przeciętny klient może uznać, że firmy są tym samym podmiotem albo są ze sobą gospodarczo powiązane.

Jeżeli jedna firma prowadzi sklep internetowy z biżuterią orientalną, a druga serwis o sztukach walki, samo odwołanie do szeroko rozumianej kultury Wschodu nie musi wystarczyć do wykazania naruszenia. Ryzyko może jednak wzrosnąć, gdy oznaczenia są niemal identyczne, działają w Internecie, używają podobnych domen, podobnej grafiki lub kierują ofertę do tej samej grupy klientów.

Jakie przepisy chronią nazwę firmy i domenę?

W sporach o podobną nazwę najczęściej stosuje się kilka grup przepisów. Ich znaczenie zależy od tego, czy oznaczenie jest zarejestrowanym znakiem towarowym, czy tylko nazwą używaną w obrocie.

Znak towarowy – czy trzeba zastrzec nazwę firmy?

Rejestracja znaku towarowego nie jest obowiązkiem. Jest uprawnieniem przedsiębiorcy. Brak rejestracji nie oznacza sam w sobie, że przedsiębiorca działa bezprawnie. Oznacza natomiast, że ochrona może być słabsza i trudniejsza dowodowo niż przy zarejestrowanym znaku.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający ustalić jednoznaczny i dokładny przedmiot ochrony. Art. 120 ust. 2 tej ustawy wskazuje przykładowo, że znakiem może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

Na podstawie art. 153 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Zgodnie z art. 153 ust. 2 tej ustawy czas trwania prawa ochronnego wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym. Ochronę można przedłużać na kolejne dziesięcioletnie okresy, jeżeli zostaną spełnione wymagania przewidziane w ustawie i uiszczone opłaty.

Art. 154 ustawy – Prawo własności przemysłowej wyjaśnia, że używanie znaku towarowego obejmuje między innymi umieszczanie go na towarach lub opakowaniach, oferowanie i wprowadzanie towarów do obrotu, świadczenie usług pod tym znakiem, umieszczanie znaku na dokumentach oraz posługiwanie się nim w reklamie.

Jeżeli znak jest identyczny albo podobny do cudzego znaku i dotyczy identycznych lub podobnych towarów albo usług, zasadnicze znaczenie ma art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Przepis ten wiąże naruszenie z ryzykiem wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmującym także ryzyko skojarzenia oznaczenia z wcześniejszym znakiem.

Przed zgłoszeniem nazwy warto sprawdzić nie tylko bazę Urzędu Patentowego RP, ale również bazę znaków Unii Europejskiej EUIPO oraz bazę międzynarodową WIPO. W Internecie szczególnie ważne bywa również sprawdzenie domen, wyników wyszukiwania, social mediów i realnego używania oznaczenia przez inne podmioty. Przy kolizji oznaczeń pomocne może być omówienie, jak wygląda podobna domena a znak towarowy.

Niezarejestrowana nazwa też może być chroniona

Brak wpisu w rejestrze znaków towarowych nie kończy sprawy. Nazwa przedsiębiorstwa używana wcześniej w obrocie może korzystać z ochrony na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża interesowi innego przedsiębiorcy lub klienta albo narusza ten interes. Art. 3 ust. 2 tej ustawy wymienia przykładowe czyny nieuczciwej konkurencji, w tym wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa.

Najważniejszy w sporach o nazwy jest art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z tym przepisem czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

Ochrona z art. 5 tej ustawy zależy więc przede wszystkim od faktycznego, zgodnego z prawem i wcześniejszego używania oznaczenia oraz od możliwości pomyłki po stronie klientów. Nie wystarczy samo stwierdzenie, że nazwy są podobne. Trzeba wykazać, że podobieństwo może wywołać błąd co do tożsamości przedsiębiorstwa lub jego powiązań z innym podmiotem.

Przy zarzucie naruszenia trzeba osobno ocenić, czy chodzi o znak towarowy, nazwę przedsiębiorstwa, domenę, logo czy opis produktu. Inaczej wygląda bowiem ochrona oznaczenia w sporze o znak towarowy, a inaczej przy samym podobieństwie nazw działalności.

Firma przedsiębiorcy a nazwa sklepu lub domeny

Trzeba odróżnić firmę przedsiębiorcy od oznaczenia sklepu, serwisu internetowego albo domeny. W przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą firmą jest przede wszystkim jej imię i nazwisko z ewentualnym dodatkiem fantazyjnym. Wynika to z art. 43⁴ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Nazwa sklepu internetowego może być natomiast oznaczeniem przedsiębiorstwa lub znakiem towarowym, ale nie zawsze jest firmą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

Art. 43³ § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, że firma przedsiębiorcy powinna się dostatecznie odróżniać od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. Zgodnie z art. 43³ § 2 Kodeksu cywilnego firma nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności, miejsca działalności lub źródeł zaopatrzenia.

Jeżeli prawo do firmy zostaje zagrożone cudzym działaniem, art. 43¹⁰ Kodeksu cywilnego pozwala żądać zaniechania tego działania, a w razie naruszenia także usunięcia jego skutków, złożenia oświadczenia, naprawienia szkody na zasadach ogólnych albo wydania korzyści uzyskanej przez osobę, która dopuściła się naruszenia.

Domena internetowa sama w sobie nie jest osobnym prawem własności intelektualnej takim jak znak towarowy. Może jednak pełnić funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa, a jej używanie może naruszać cudzy znak towarowy, cudzą firmę albo przepisy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Czy groźba pozwu o prawa autorskie jest trafna?

Najczęściej nie. Sama krótka nazwa firmy, sklepu lub domeny zwykle nie spełnia przesłanek utworu z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ponieważ brakuje jej indywidualnego, twórczego charakteru. To zależy jednak od konkretnej nazwy, jej oryginalności i sposobu użycia.

Prawo autorskie może mieć znaczenie, jeżeli spór dotyczy twórczego logo, grafiki, projektu opakowania, zdjęć, opisów, layoutu strony lub rozbudowanego hasła reklamowego. Jeżeli druga strona zarzuca wyłącznie podobną nazwę firmy lub podobną domenę, zwykle właściwsze są przepisy o znakach towarowych, firmie przedsiębiorcy albo czynach nieuczciwej konkurencji.

Kiedy dwie firmy o podobnych nazwach mogą działać równolegle?

Dwie firmy mogą używać podobnych, a czasem nawet identycznych oznaczeń, jeżeli z okoliczności wynika brak realnego ryzyka wprowadzenia klientów w błąd. Znaczenie mają zwłaszcza:

• zakres oferowanych towarów i usług,
• grupa docelowych klientów,
• teren działalności, w tym sprzedaż internetowa,
• stopień podobieństwa nazw, domen, logo i materiałów reklamowych,
• renoma wcześniejszego oznaczenia,
• dowody faktycznego używania oznaczenia przez każdą ze stron,
• to, czy klient może uznać, że przedsiębiorcy są powiązani gospodarczo.

W działalności internetowej argument o różnych rynkach geograficznych ma mniejsze znaczenie niż dawniej, ponieważ sklepy i serwisy WWW często działają na terenie całej Polski. Nadal jednak różnica branż i odmienny krąg odbiorców mogą przemawiać przeciwko naruszeniu.

Co zrobić po otrzymaniu wezwania do zmiany nazwy?

Najbezpieczniej potraktować wezwanie poważnie, ale nie zakładać od razu, że roszczenia są zasadne. Warto wykonać następujące kroki:

1. Poprosić drugą stronę o wskazanie konkretnej podstawy prawnej roszczeń, numeru znaku towarowego, daty pierwszego użycia oznaczenia i dowodów naruszenia.
2. Sprawdzić bazy znaków towarowych UPRP, EUIPO i WIPO oraz ustalić, dla jakich towarów i usług ewentualnie zarejestrowano znak.
3. Zabezpieczyć własne dowody używania nazwy: faktury, historię domeny, zrzuty ekranu, materiały reklamowe, profile społecznościowe, korespondencję z klientami.
4. Porównać działalności stron: ofertę, grupę klientów, kanały sprzedaży, wygląd stron i sposób prezentacji oznaczenia.
5. Rozważyć polubowne rozwiązanie, np. doprecyzowanie oznaczenia, zmianę logo, dodanie wyraźnego elementu odróżniającego albo umowę o współistnieniu oznaczeń.
6. Jeżeli nazwa jest ważna dla biznesu, rozważyć zgłoszenie własnego znaku towarowego po wcześniejszym badaniu zdolności rejestrowej i kolizji.

Jakie roszczenia może zgłosić druga strona?

Jeżeli doszło do czynu nieuczciwej konkurencji, art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji pozwala przedsiębiorcy, którego interes został zagrożony lub naruszony, żądać między innymi:

• zaniechania niedozwolonych działań,
• usunięcia skutków niedozwolonych działań,
• złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
• naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
• wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
• zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na cel społeczny, jeżeli czyn był zawiniony.

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji sąd może także, na wniosek uprawnionego, orzec o wyrobach, opakowaniach, materiałach reklamowych i innych przedmiotach bezpośrednio związanych z popełnieniem czynu nieuczciwej konkurencji.

Jeżeli spór dotyczy zarejestrowanego znaku towarowego, roszczenia wynikają przede wszystkim z art. 296 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej. Uprawniony z prawa ochronnego może żądać od osoby naruszającej znak między innymi zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz naprawienia szkody w przypadkach przewidzianych w tym przepisie.

Przykłady

Poniższe przykłady pokazują, że podobieństwo nazw trzeba zawsze oceniać w konkretnych okolicznościach: z uwzględnieniem branży, klientów, daty rozpoczęcia działalności i sposobu używania oznaczenia.

FAQ

Czy muszę zmienić nazwę, jeśli ktoś ma podobną domenę?

Nie zawsze. Sama podobna domena nie przesądza o naruszeniu. Trzeba ustalić, czy domena pełni funkcję oznaczenia przedsiębiorstwa lub znaku towarowego i czy może wprowadzać klientów w błąd co do tożsamości lub powiązań firm.

Czy brak rejestracji znaku towarowego oznacza brak ochrony?

Nie. Niezarejestrowana nazwa może być chroniona na podstawie art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli była wcześniej używana zgodnie z prawem i może dojść do pomyłki klientów.

Czy warto zastrzec nazwę sklepu internetowego?

Tak, jeżeli nazwa ma znaczenie handlowe i ma odróżniać Twoje towary lub usługi. Rejestracja znaku towarowego ułatwia dochodzenie roszczeń, ale przed zgłoszeniem trzeba sprawdzić, czy nie istnieją wcześniejsze kolizyjne oznaczenia.

Czy można przegrać sprawę, mimo że druga firma nie ma znaku towarowego?

Tak. Jeżeli druga firma wykaże wcześniejsze używanie oznaczenia, jego rozpoznawalność i ryzyko pomyłki klientów, może dochodzić ochrony na podstawie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji lub Kodeksu cywilnego.

Czy sama nazwa firmy jest chroniona prawem autorskim?

Zwykle nie. Prosta nazwa najczęściej nie jest utworem w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Prawo autorskie może jednak chronić oryginalne logo, grafikę, teksty lub projekt strony.

Podsumowanie

W sporze o dwie firmy o podobnych nazwach nie decyduje samo podobieństwo brzmienia. Kluczowe jest to, czy druga strona ma zarejestrowany znak towarowy, czy wcześniej używała oznaczenia w obrocie, czy działalności są podobne i czy klienci mogą zostać wprowadzeni w błąd. Jeżeli branże i odbiorcy są wyraźnie różni, obrona przed żądaniem zmiany nazwy może być zasadna. Jeżeli jednak oznaczenia są bardzo podobne, działają w Internecie i kierują ofertę do podobnej grupy klientów, ryzyko sporu rośnie.

Najrozsądniej nie ignorować wezwania, ale też nie uznawać go automatycznie. Trzeba zebrać dowody, sprawdzić rejestry znaków towarowych, przeanalizować ryzyko konfuzji i dopiero wtedy zdecydować, czy bronić nazwy, negocjować współistnienie oznaczeń, czy rozważyć zmianę brandingu.

Źródła

1. Art. 120, art. 153, art. 154, art. 160, art. 296 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej – Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508; tekst przepisów: Prawo własności przemysłowej.
2. Art. 3, art. 5 i art. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji – Dz.U. 1993 nr 47 poz. 211.
3. Art. 43³, art. 43⁴ i art. 43¹⁰ ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny – Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93.
4. Art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dz.U. 1994 nr 24 poz. 83.
5. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2010 r., IV CSK 379/09.
6. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 28 października 2010 r., II CSK 191/10.
7. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 czerwca 2002 r., II CKN 1229/00.
8. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 23 października 2002 r., II CKN 860/00.
9. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 30 marca 2005 r., I ACa 1738/04.