Podobna nazwa domeny a znak towarowy – czy to problem?

Czy podobna nazwa domeny zawsze oznacza problem?

Nie każda podobna domena oznacza naruszenie prawa. W Internecie mogą funkcjonować podobne oznaczenia, szczególnie gdy przedsiębiorcy działają w innych branżach, kierują ofertę do innego kręgu klientów albo używają nazw o charakterze opisowym. Sam fakt, że ktoś wcześniej zarejestrował domenę o podobnym brzmieniu, nie przesądza jeszcze, że nie można używać własnej domeny ani nazwy firmy.

Problem zaczyna się wtedy, gdy podobieństwo nazwy może wprowadzać odbiorców w błąd: klient może uznać, że trafia do tej samej firmy, podmiotu powiązanego kapitałowo albo dostawcy tych samych usług. Znaczenie ma nie tylko sama pisownia domeny, ale także branża, sposób prezentacji strony, logo, reklama, grupa docelowa, zakres usług i renoma wcześniejszego oznaczenia.

Jeżeli druga firma używa podobnej domeny jedynie jako nazwy grupy usług, a nie jako firmy, ryzyko może być mniejsze. Nie znika jednak całkowicie, zwłaszcza gdy usługi są zbliżone, oznaczenie jest charakterystyczne, a odbiorcy mogliby pomylić oba podmioty.

Domena internetowa a znak towarowy

Domena internetowa jest przede wszystkim adresem technicznym używanym do kierowania użytkowników do strony. Rejestracja domeny daje abonentowi uprawnienia wynikające z umowy z rejestratorem, ale nie jest tym samym, co uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem Prawa własności przemysłowej znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorcy od towarów innego przedsiębiorcy i które można przedstawić w rejestrze w sposób pozwalający ustalić jednoznaczny i dokładny przedmiot ochrony. Może to być m.in. wyraz, logo, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, a także dźwięk.

Oznacza to, że sama domena jako adres nie jest zastrzegana w Urzędzie Patentowym RP. Można natomiast zgłosić jako znak towarowy oznaczenie słowne, graficzne albo słowno-graficzne odpowiadające nazwie używanej w domenie, o ile spełnia ono ustawowe warunki. Po uzyskaniu prawa ochronnego uprawniony nabywa wyłączne prawo używania znaku w sposób zarobkowy lub zawodowy na terytorium Polski, w zakresie wskazanych towarów i usług.

Kiedy podobna domena może naruszać cudze prawa?

Największe ryzyko dotyczy sytuacji, w których domena zawiera cudzy znak towarowy, jego istotny fragment albo oznaczenie bardzo podobne. Nie musi dojść do dosłownego skopiowania nazwy. Czasami wystarczy zamiana jednej litery, dodanie przedrostka, użycie liczby, innej końcówki domeny albo celowy błąd w pisowni, jeżeli odbiorca nadal może powiązać stronę z innym przedsiębiorcą.

Przy ocenie podobieństwa bierze się pod uwagę przede wszystkim ogólne wrażenie, jakie wywołuje oznaczenie, podobieństwo fonetyczne, wizualne i znaczeniowe, a także rodzaj oferowanych towarów lub usług. Inaczej ocenia się podobną nazwę używaną przez lokalną firmę z zupełnie innej branży, a inaczej przez konkurenta kierującego ofertę do tych samych klientów.

Jeżeli cudzy znak towarowy jest renomowany, ochrona może być szersza. Wtedy problemem może być także użycie podobnego oznaczenia dla innych towarów lub usług, jeżeli przynosi to nienależną korzyść z renomy znaku albo szkodzi jego odróżniającemu charakterowi.

Ochrona nazwy firmy i czyny nieuczciwej konkurencji

Brak zarejestrowanego znaku towarowego nie zawsze oznacza brak ochrony. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chroni przedsiębiorcę przed takim oznaczeniem przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego albo innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

W praktyce liczy się więc wcześniejsze, rzeczywiste i zgodne z prawem używanie oznaczenia w obrocie. Jeżeli ktoś używał podobnej nazwy wcześniej, ma rozpoznawalną ofertę i może wykazać, że klienci kojarzą dane oznaczenie z jego przedsiębiorstwem, może powoływać się na ochronę nawet bez rejestracji znaku towarowego.

W razie sporu znaczenie będzie miało to, czy doszło do podszywania się pod inną firmę, przejmowania ruchu internetowego, wykorzystywania renomy konkurenta albo tworzenia wrażenia powiązania gospodarczego. Szerzej podobny mechanizm opisuje sprawa dotycząca sporu o podobne oznaczenie firmy.

Rejestracja domeny .pl i spory o domenę

Rejestr domeny .pl działa przede wszystkim według zasady technicznej dostępności nazwy. Jeżeli konkretna nazwa domeny jest już utrzymywana dla jednego abonenta, drugi podmiot nie zarejestruje identycznej domeny z tą samą końcówką. Nie oznacza to jednak, że rejestrator rozstrzyga, kto ma lepsze prawo do danego oznaczenia.

NASK nie rozstrzyga sporów o prawa do domeny. Spory dotyczące domen .pl mogą trafić do sądu polubownego albo do sądu powszechnego. Samo zawarcie umowy o utrzymywanie domeny nie oznacza też, że abonent uzyskał prawa do nazwy poza tymi, które wynikają z umowy.

Posiadanie domeny przez długi czas jest argumentem faktycznym, ale nie zawsze wystarczy. Jeżeli domena nie była używana, a inny przedsiębiorca skutecznie rozwinął markę albo uzyskał ochronę znaku towarowego, spór może być trudniejszy. W niektórych przypadkach zamiast trzymania nieużywanego adresu rozwiązaniem bywa oddanie domeny w odpłatne korzystanie, ale taka umowa powinna precyzyjnie regulować prawa do nazwy, sposób używania domeny i odpowiedzialność stron.

Jak bezpiecznie zacząć używać domeny jako nazwy firmy?

Przed rozpoczęciem działalności pod nazwą odpowiadającą domenie warto przeprowadzić prosty audyt oznaczenia. W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy identyczne albo podobne znaki nie są zarejestrowane w Urzędzie Patentowym RP, EUIPO, bazie TMview, bazach międzynarodowych oraz w zwykłych wynikach wyszukiwania. Trzeba też przejrzeć CEIDG, KRS i strony konkurentów.

Następnie należy ocenić, czy podobne oznaczenia działają w tej samej branży. Jeżeli podobna nazwa występuje przy zupełnie innych usługach, ryzyko może być ograniczone. Jeżeli jednak chodzi o tę samą grupę klientów, tę samą kategorię usług albo podobny kanał sprzedaży, ostrożność jest konieczna.

Warto zachować dowody pierwszego używania nazwy: faktury, projekty graficzne, korespondencję, zrzuty ekranu, daty uruchomienia strony, materiały reklamowe i umowy. Takie dokumenty mogą mieć znaczenie przy wykazywaniu pierwszeństwa używania oznaczenia w obrocie.

Jeżeli analiza wykaże wyraźną kolizję, bezpieczniej jest zmienić nazwę albo uzyskać zgodę drugiej strony, niż budować markę na oznaczeniu, które może zostać zakwestionowane. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy druga firma działa wcześniej, ma rozpoznawalną nazwę albo posiada zgłoszony lub zarejestrowany znak towarowy.

Zgłoszenie nazwy domeny jako znaku towarowego

Jeżeli nazwa domeny ma pełnić funkcję marki, warto rozważyć zgłoszenie jej jako znaku towarowego. Zgłoszenie składa się do Urzędu Patentowego RP, wskazując znak oraz towary i usługi według klasyfikacji nicejskiej. Przed zgłoszeniem należy ocenić, czy oznaczenie ma zdolność odróżniającą i czy nie jest wyłącznie opisowe.

Aktualnie opłata urzędowa za zgłoszenie znaku towarowego w jednej klasie wynosi 400 zł przy zgłoszeniu elektronicznym albo 450 zł przy zgłoszeniu tradycyjnym. Za każdą następną klasę pobierana jest opłata 120 zł. Po pozytywnym przejściu procedury trzeba jeszcze wnieść opłatę za pierwszy okres ochrony, ustalaną według liczby klas.

Po zgłoszeniu znak jest ujawniany w e-Wyszukiwarce UPRP, następnie publikowany, a osoby trzecie mają 3 miesiące na wniesienie sprzeciwu. Jeżeli nie ma przeszkód albo sprzeciw nie zostanie uwzględniony, Urząd wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Prawo ochronne trwa 10 lat od daty zgłoszenia i może być przedłużane na kolejne okresy 10-letnie.

Co zrobić, gdy inna firma ma podobną domenę?

Jeżeli odkryjesz podobną domenę przed startem działalności, najpierw ustal, jak dokładnie jest używana. Sprawdź, czy podmiot prowadzi działalność w tej samej branży, czy nazwa jest elementem znaku towarowego, czy jest używana jako firma, marka produktu, nazwa usługi czy tylko opisowy adres strony.

Warto też sprawdzić daty: rejestracji domeny, rozpoczęcia działalności, zgłoszenia znaku towarowego, pierwszych materiałów reklamowych i realnego używania nazwy. W sporach o oznaczenia samo wcześniejsze zarejestrowanie domeny nie zawsze wygrywa z wcześniejszym i intensywnym używaniem marki w obrocie.

Jeżeli ryzyko pomyłki jest niewielkie, często wystarczy odróżnić identyfikację wizualną, dodać element opisowy do firmy albo jasno komunikować zakres usług. Jeżeli ryzyko jest duże, rozsądne może być porozumienie z drugim przedsiębiorcą albo zmiana nazwy przed inwestowaniem w markę.

FAQ

Czy można zastrzec samą nazwę domeny?

Nie zastrzega się domeny jako adresu internetowego. Można natomiast zgłosić jako znak towarowy oznaczenie odpowiadające nazwie domeny, na przykład nazwę słowną albo logo używane w działalności.

Czy zakup domeny daje pierwszeństwo do marki?

Zakup albo rejestracja domeny może być jednym z dowodów planowania lub używania nazwy, ale nie daje automatycznego pierwszeństwa do znaku towarowego. Ważne jest rzeczywiste używanie oznaczenia w obrocie i ewentualne prawa wcześniejsze innych podmiotów.

Czy inna końcówka domeny, na przykład .com zamiast .pl, usuwa ryzyko?

Nie zawsze. Inna końcówka technicznie odróżnia adres, ale przy ocenie naruszenia liczy się głównie oznaczenie użyte w domenie i możliwość pomylenia przedsiębiorców. Sama zmiana końcówki może nie wystarczyć, jeżeli nazwa pozostaje bardzo podobna.

Czy mogę używać domeny, jeżeli druga firma nie ma znaku towarowego?

Możesz, ale trzeba ocenić ryzyko. Druga firma może korzystać z ochrony na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wcześniej zgodnie z prawem używała podobnego oznaczenia i Twoja nazwa może wprowadzać klientów w błąd.

Co sprawdzić przed zgłoszeniem nazwy jako znaku towarowego?

Warto sprawdzić bazy UPRP, EUIPO, TMview, Madrid Monitor, KRS, CEIDG, wyniki wyszukiwania i domeny konkurencji. Trzeba też dobrze dobrać klasy towarów i usług, bo ochrona znaku jest powiązana z zakresem zgłoszenia.

Czy mogę stracić domenę po sporze?

Tak, jeżeli sąd polubowny albo sąd powszechny uzna, że rejestracja lub używanie domeny narusza cudze prawa. Może chodzić zwłaszcza o naruszenie znaku towarowego, oznaczenia przedsiębiorstwa albo działanie polegające na podszywaniu się pod konkurenta.

Podsumowanie

Podobna nazwa domeny może być bezpieczna, jeżeli nie koliduje z cudzym znakiem towarowym, firmą ani wcześniejszym oznaczeniem używanym w obrocie. Nie wystarczy jednak sprawdzić, czy dana domena jest wolna. Trzeba ocenić realne ryzyko pomylenia przedsiębiorców oraz zakres wcześniejszych praw.

Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest sprawdzenie podobnych oznaczeń przed rozpoczęciem działalności i rozważenie zgłoszenia własnej nazwy jako znaku towarowego. Jeżeli spór już istnieje, warto zebrać dowody pierwszeństwa używania nazwy, zakresu usług, korespondencji i sposobu prezentacji marki.

Źródła

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w szczególności art. 120, 153, 156, 157 i 296: tekst ustawy.
• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 3, 5, 6 i 10: tekst jednolity.
• Urząd Patentowy RP – procedura krajowa zgłoszenia znaku towarowego: informacje UPRP.
• Urząd Patentowy RP – opłaty zgłoszeniowe dla znaków towarowych: tabela opłat.
• Krajowy Rejestr Domen .pl – spory o domenę: informacje NASK.