Zarzut używania nazwy zastrzeżonej

Naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy

Nie wystarczy dodanie myślnika bądź spacji do nazwy Pańskiej firmy, gdyż nazwa spółki oraz nazwa Pana firmy nadal będą zbieżne. Podobna nazwa obu firm, działających w tej samej branży, stwarza ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym. Zgodnie z artykułem 296 ust2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej „naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym”.

Nazwa firmy jest znakiem towarowym. Według art. 120 ww. ustawy znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym może być w szczególności wyraz. Towarem może być w rozumieniu ustawa prawo własności przemysłowej także usługa (art. 120 ust. 3 pkt 2 Prawa własności przemysłowej).

Podobieństwo znaków towarowych

„Podobieństwo znaków towarowych ocenia się pod kątem fonetycznym, wizualnym oraz znaczeniowym. Nawet wówczas, jeżeli podobieństwo występuje wyłącznie na jednej z trzech płaszczyzn, oznaczenia mogą być podobne” (wyrok Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 2016 r., sygn. akt IV CSK 287/15).

Niewątpliwie zachodzi podobieństwo znaczeniowe oraz fonetyczne nazw (znaków towarowych) z uwagi na ich porównywalne brzmienie.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4.09.2014r. (sygn. akt II GSK 1022/13) uznał znaki: „fiorella” oraz „florela” za podobne w stopniu stwarzającym ryzyko wystąpienia pomyłki między nimi.

Poprzez podobieństwo oznaczeń klienci mogą odnieść wrażenie, że świadczone przez Pana usługi pochodzą od spółki albo że istnieją związki organizacyjno-prawne leczące spółkę z Pańska firmą. Wszystko byłoby zgodne z prawem, gdyby działał Pan w innej branży.

Przy okazji warto przytoczyć fragment wyroku NSA z 9 maja 2012 (sygn. akt II GSK 413/11), który potwierdza to, co pisałem powyżej: „elementy wpływające na podobieństwo oznaczeń są tak istotne, że przeciętny odbiorca będzie kojarzyć przeciwstawione oznaczenia, spowoduje to wprowadzenie w błąd odnośnie pochodzenia usług, gdyż nabywca może być zasugerowany, że pochodzą one od tego samego przedsiębiorcy lub że istnieją związki organizacyjno-prawne łączące oba podmioty”.

Możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług

Reasumując, zachodzi możliwość wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towarów lub usług, więc spółka dysponująca prawem ochronnym na znak towarowy, który jest tożsamy z nazwą Pana przedsiębiorstwa, może żądać zaprzestania oznaczania Pana przedsiębiorstwa nazwą dotychczas używaną. W takiej sytuacji konieczna będzie zmiana nazwy Pańskiej firmy

Używanie przez Pańska firmę tej nazwy może być uznane za czyn nieuczciwej konkurencji. Według art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego, zgodnie z prawem, do oznaczenia innego przedsiębiorstwa”.

„Zarówno w sytuacji objętej hipotezą art. 5, jak i w innych przypadkach naruszenia reguł uczciwej konkurencji unormowanych w ustawie, przesłanka wprowadzenia w błąd jest spełniona, chociażby wystąpiła jedynie taka możliwość, bez względu na to, czy skutek ten rzeczywiście nastąpił lub nastąpi” (tak: Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 19 marca 2004 r., sygn. akt IV CK 157/03).

Pierwszeństwo do korzystania z nazwy

Firma powstała w 1987 roku, więc zakładam, że rozpoczęła działalność przed założeniem przez Pana swojej firmy, a więc to ona ma pierwszeństwo do korzystania z nazwy.

„Rozstrzyganie konfliktu interesów dotyczących oznaczeń z powołaniem się na zasadę pierwszeństwa oznacza w praktyce, że ten, kto pierwszy faktycznie rozpoczął używanie danego oznaczenia (bądź oznaczenia podobnego), staje się podmiotem uprawnionym do jego ochrony na podstawie art. 5” (wyrok SN z 26 marca 2002 r., sygn. akt III CKN 777/00).

Czyn nieuczciwej konkurencji

Fragment wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z 29 czerwca 1995 r. (sygn. akt I ACr 114/95):

„Aby porównać oznaczenia, należy zasadniczo uwzględnić ich pełne brzmienie. Nie wyklucza to jednak uznania ich kolizyjności na podstawie jednego tyko członu nazwy, jeżeli spełnia on w sposób wystarczający funkcję indywidualizującą przedsiębiorstwo, które umożliwia jego jednoznaczną identyfikację i odróżnienie go od innych działających na rynku podmiotów (wyrok SN z 23 października 2002 r., II CKN 860/00, LexPolonica nr 376855). Przykładowo, użycie przez pozwane Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe »Polmozbyt« spółka z o.o. słowa »Polmozbyt« jest czynem nieuczciwej konkurencji w stosunku do działającego od ponad 20 lat Przedsiębiorstwa Państwowego »Polmozbyt«”.

Podobnie stanowisko zajął Sąd Najwyższy w wyroku z 23 marca 2005 r. (sygn. akt I CK 621/04), który stwierdził, że użycie przez pozwanego wyrazu „Bell” w nazwie „Bell School of English” stanowiło czyn nieuczciwej konkurencji w stosunku do „The Bell Educational Trust Ltd.”

Fragment wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 30 marca 2005 r. (sygn. akt I ACa 1738/04):

„Zgodnie z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji aktem nieuczciwej konkurencji jest bowiem oznaczenie przedsiębiorstwa w taki sposób, że może wywołać to omyłki wśród klientów co do tożsamości z innym przedsiębiorstwem. Nie jest zatem czynem nieuczciwej konkurencji samo używanie nazwy zbieżnej z oznaczeniem innego przedsiębiorstwa, o ile nie wywołuje ono ani też nawet wywołać nie może wśród klienteli obu przedsiębiorstw konfuzji co do tożsamości obu przedsiębiorców. Zatem przy zastosowaniu ochrony przewidzianej art. 5 u.z.n.k. należy mieć na uwadze, obok kryterium pierwszeństwa zgodnego z prawem używania określonego oznaczenia przedsiębiorstwa i istnienia stosunku konkurencji w rozumieniu przytoczonym w orzeczeniu Sądu Najwyższego, także możliwość wprowadzenia klientów w błąd co do tożsamości przedsiębiorców poprzez używanie określonego oznaczenia”.