Używanie zastrzeżonej nazwy firmy lub znaku towarowego

Czy wystarczy dodać myślnik lub spację do nazwy firmy?

Co do zasady – nie. Jeżeli po takiej zmianie odbiorca nadal odczytuje nazwę w podobny sposób, a oznaczenie pozostaje podobne do cudzego znaku towarowego albo do wcześniejszego oznaczenia przedsiębiorstwa, ryzyko prawne zwykle pozostaje.

W sprawach o znaki towarowe nie bada się wyłącznie zapisu „literka po literce”. Istotne jest to, jak oznaczenie odbiera przeciętny klient: jak brzmi, jak wygląda i z czym się kojarzy. Dlatego kosmetyczne zmiany, takie jak myślnik, spacja, końcówka, przedrostek czy inna grafika, często nie usuwają kolizji.

Jeżeli używasz oznaczenia podobnego do cudzego oznaczenia w tej samej lub zbliżonej branży, problem może dotyczyć zarówno prawa znaków towarowych, jak i zasad uczciwej konkurencji. W praktyce warto też sprawdzić, czy sporna nazwa nie narusza cudzy znak towarowy.

Kiedy dochodzi do naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy?

Podstawą jest art. 296 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem naruszenie prawa ochronnego na znak towarowy polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do zarejestrowanego znaku w odniesieniu do towarów lub usług identycznych albo podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, obejmujące w szczególności ryzyko skojarzenia oznaczenia ze znakiem wcześniejszym.

Znaczenie ma więc łącznie kilka elementów:

• istnienie ważnego prawa ochronnego na znak towarowy,
• używanie oznaczenia w obrocie gospodarczym,
• identyczność lub podobieństwo oznaczeń,
• identyczność lub podobieństwo towarów albo usług,
• ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd.

Jeżeli uprawniony ma zarejestrowany znak w Urzędzie Patentowym RP albo odpowiedni znak unijny, może dochodzić roszczeń cywilnych. Sam fakt, że przy zakładaniu działalności nie wiedziałeś o wcześniejszym znaku, zwykle nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej. Dobra lub zła wiara może mieć znaczenie dla oceny niektórych roszczeń, ale nie usuwa samego ryzyka naruszenia.

Czy nazwa firmy zawsze jest znakiem towarowym?

Nie zawsze. To ważne rozróżnienie.

Nazwa przedsiębiorcy (firma w rozumieniu prawa cywilnego) jest chroniona jako oznaczenie przedsiębiorcy na podstawie art. 43(2) i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a także może korzystać z ochrony z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Natomiast znak towarowy to oznaczenie zarejestrowane albo zgłoszone i chronione na zasadach wynikających z ustawy – Prawo własności przemysłowej.

Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej znakiem towarowym może być oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający ustalić jednoznaczny i dokładny przedmiot ochrony. Na podstawie art. 120 ust. 2 tej ustawy znakiem towarowym może być w szczególności wyraz, w tym nazwisko, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

W praktyce oznacza to, że ta sama nazwa może jednocześnie pełnić funkcję firmy przedsiębiorcy oraz znaku towarowego, ale nie są to pojęcia tożsame.

Jak ocenia się podobieństwo oznaczeń?

Podobieństwo bada się całościowo. W praktyce bierze się pod uwagę:

• podobieństwo fonetyczne – jak nazwa brzmi,
• podobieństwo wizualne – jak wygląda w zapisie,
• podobieństwo znaczeniowe – z czym się kojarzy.

Nawet gdy oznaczenia nie są identyczne, mogą zostać uznane za podobne w stopniu wywołującym ryzyko konfuzji. Drobna różnica techniczna nie ma decydującego znaczenia, jeżeli dominujący element nazwy pozostaje taki sam lub bardzo podobny.

Dlatego rozdzielenie wyrazu spacją, dodanie myślnika, innej końcówki albo zmiana jednego znaku często nie wystarczy. Jeżeli klient nadal może uznać, że chodzi o tę samą firmę, podmiot powiązany albo licencjonowanego partnera, ryzyko naruszenia jest realne.

Znaczenie branży i zakresu działalności

To, że dwie firmy mają podobne nazwy, nie zawsze oznacza naruszenie. Decydujące jest również to, czy działają na tym samym lub podobnym rynku i czy kierują ofertę do podobnych odbiorców.

Przy znaku towarowym znaczenie ma zakres ochrony wynikający z rejestracji, w szczególności wykaz towarów i usług. Jeżeli oznaczenia funkcjonują w całkowicie odmiennych sektorach, ryzyko wprowadzenia w błąd może być mniejsze. Inaczej jest jednak przy znakach renomowanych, których ochrona może wykraczać poza identyczne lub podobne towary i usługi – art. 296 ust. 2 pkt 3 ustawy – Prawo własności przemysłowej.

W sprawach o oznaczenie przedsiębiorstwa z art. 5 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji również bada się, czy klient może pomylić przedsiębiorców co do ich tożsamości.

Czyn nieuczciwej konkurencji – nawet bez rejestracji znaku

Nawet jeżeli druga strona nie ma zarejestrowanego znaku towarowego, nadal może powołać się na ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji czynem nieuczciwej konkurencji jest takie oznaczenie przedsiębiorstwa, które może wprowadzić klientów w błąd co do jego tożsamości, przez używanie firmy, nazwy, godła, skrótu literowego lub innego charakterystycznego symbolu wcześniej używanego zgodnie z prawem do oznaczenia innego przedsiębiorstwa.

W tym reżimie prawnym istotne jest przede wszystkim:

• pierwszeństwo zgodnego z prawem używania oznaczenia,
• konkurencyjny lub przynajmniej kolizyjny charakter działalności,
• możliwość wprowadzenia klientów w błąd.

Nie trzeba wykazywać, że klienci już faktycznie pomylili firmy. Wystarcza realna możliwość wprowadzenia w błąd. Jeżeli nazwa sugeruje powiązanie gospodarcze, organizacyjne albo kapitałowe, może to wystarczyć do uznania działania za czyn nieuczciwej konkurencji.

Jakie roszczenia może zgłosić uprawniony?

W przypadku naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy uprawniony może dochodzić roszczeń z art. 296 ust. 1 ustawy – Prawo własności przemysłowej, w szczególności żądać:

• zaniechania naruszania,
• wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści,
• a na zasadach ogólnych także naprawienia szkody.

Dodatkowo zastosowanie mogą mieć środki związane z usunięciem skutków naruszenia, publikacją orzeczenia czy zabezpieczeniem roszczeń, zależnie od przebiegu sprawy.

W przypadku czynu nieuczciwej konkurencji katalog roszczeń wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Poszkodowany może żądać m.in.:

• zaniechania niedozwolonych działań,
• usunięcia skutków niedozwolonych działań,
• złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie,
• naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych,
• wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści na zasadach ogólnych,
• zasądzenia odpowiedniej sumy pieniężnej na określony cel społeczny, jeżeli czyn był zawiniony.

Czy pierwszeństwo zawsze ma ten, kto wcześniej założył firmę?

Nie zawsze wprost, ale pierwszeństwo jest bardzo ważne. Przy oznaczeniu przedsiębiorstwa liczy się wcześniejsze zgodne z prawem używanie oznaczenia na rynku. Przy znaku towarowym najczęściej rozstrzyga wcześniejsze prawo ochronne albo wcześniejsze skuteczne uprawnienie.

Dlatego trzeba oddzielić trzy kwestie:

Samo wcześniejsze wpisanie działalności do CEIDG lub KRS nie przesądza jeszcze całej sprawy, ale bywa istotnym argumentem dowodowym.

Co zrobić po otrzymaniu pisma z zarzutem naruszenia?

Nie warto ignorować wezwania. Najbezpieczniej działać etapami:

1. Sprawdź, na jakiej podstawie druga strona występuje. Czy powołuje się na zarejestrowany znak towarowy, na nazwę przedsiębiorstwa, na renomę marki, czy na czyn nieuczciwej konkurencji?
2. Zweryfikuj zakres ochrony. Przy znaku towarowym sprawdź numer prawa, właściciela, klasy towarów i usług oraz aktualny status rejestracji.
3. Porównaj rzeczywiste używanie oznaczeń. Liczy się nie tylko nazwa w CEIDG lub KRS, ale też szyld, logo, domena, reklamy, media społecznościowe, opakowania, stopki mailowe i faktury.
4. Oceń branżę i krąg odbiorców. Im większe podobieństwo rynku, tym większe ryzyko.
5. Rozważ zmianę nazwy. Jeśli podobieństwo jest wysokie, częściowa kosmetyczna korekta może nie wystarczyć.
6. Zabezpiecz dowody. Zachowaj korespondencję, zrzuty ekranu, daty rozpoczęcia używania nazwy, materiały reklamowe i dokumenty rejestrowe.

Jeżeli w firmie istotna jest również tajemnica/baza danych, warto równolegle sprawdzić, czy konflikt nie dotyczy także przejmowania klientów, materiałów marketingowych lub innych informacji chronionych.

Czy trzeba od razu zmieniać nazwę?

Nie w każdej sprawie, ale często jest to najbardziej praktyczne rozwiązanie, jeżeli kolizja rzeczywiście istnieje. Zwłaszcza gdy:

• oznaczenia są bardzo podobne,
• branża jest ta sama lub zbliżona,
• druga strona ma wcześniejszy i ważny znak towarowy,
• nazwa jest używana jako główny element identyfikacji handlowej,
• wezwanie jest poparte dokumentami i argumentacją prawną.

Jeżeli jednak stan faktyczny jest bardziej złożony, np. używasz własnego nazwiska, działasz lokalnie od wielu lat albo druga strona nie korzysta realnie ze znaku, potrzebna jest indywidualna analiza. W niektórych sprawach możliwe są negocjacje, ograniczenie pola używania oznaczenia albo ugoda.

Przykłady

Poniższe sytuacje pokazują, kiedy drobna zmiana nazwy nie pomaga, a kiedy ocena wymaga szerszego spojrzenia na rynek i sposób używania oznaczenia.

FAQ

Czy brak wiedzy o cudzym znaku towarowym mnie chroni?

Najczęściej nie. Brak świadomości zwykle nie wyłącza odpowiedzialności cywilnej za naruszenie. Może mieć znaczenie pomocnicze przy ocenie okoliczności sprawy, ale nie usuwa ryzyka roszczeń.

Czy wpis do CEIDG albo KRS daje prawo do używania każdej nazwy?

Nie. Rejestracja działalności nie oznacza automatycznie, że nazwa nie narusza cudzego znaku towarowego, firmy przedsiębiorcy albo zasad uczciwej konkurencji.

Czy zmiana jednego słowa w nazwie zawsze wystarczy?

Nie. Jeżeli dominujący element pozostaje taki sam i nadal istnieje ryzyko pomyłki po stronie klientów, spór może trwać mimo modyfikacji nazwy.

Czy mogę dalej używać nazwy do czasu wyroku?

Formalnie tak bywa, ale wiąże się to z ryzykiem pozwu, zabezpieczenia roszczeń i zwiększenia skali odpowiedzialności. Decyzję warto podjąć po analizie siły roszczeń drugiej strony.

Czy liczy się tylko nazwa firmy, czy też domena i logo?

Liczy się cały sposób używania oznaczenia w obrocie: nazwa, domena, logo, reklamy, profile społecznościowe, opakowania, oznaczenia na fakturach i materiały sprzedażowe.

Źródła

• art. 43(2)–43(10) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny
• art. 5 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
• art. 120 ust. 1–2 oraz art. 296 ust. 1 i ust. 2 pkt 2–3 ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej
• wyrok Sądu Najwyższego z 16 marca 2016 r., IV CSK 287/15
• wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 września 2014 r., II GSK 1022/13
• wyrok Sądu Najwyższego z 19 marca 2004 r., IV CK 157/03
• wyrok Sądu Najwyższego z 26 marca 2002 r., III CKN 777/00