Wykorzystanie produktu innej firmy we własnym wyrobie – co wolno?

Punkt wyjścia jest taki, że można kupić legalnie wprowadzony do obrotu produkt innej firmy i fizycznie go używać, przerabiać albo łączyć z własnym rozwiązaniem. Nie oznacza to jednak automatycznie, że wolno taki model następnie seryjnie oferować, reklamować i sprzedawać pod własną marką bez analizy cudzych praw własności przemysłowej.

W praktyce trzeba oddzielić trzy poziomy ryzyka:

• czy sam produkt lub jego część jest chroniona patentem, wzorem użytkowym albo wzorem przemysłowym,
• czy przy oznaczeniu wyrobu nie dojdzie do naruszenia cudzego znaku towarowego,
• czy sposób wejścia na rynek nie będzie czynem nieuczciwej konkurencji, np. przez wprowadzające w błąd oznaczenie pochodzenia towaru.

Co daje zakup cudzego produktu, a czego nie daje

Jeżeli produkt został legalnie wprowadzony do obrotu na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego przez uprawnionego lub za jego zgodą, działa zasada wyczerpania prawa do znaku towarowego. Wynika ona z art. 155 ust. 1 ustawy z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej. Oznacza to, że właściciel znaku towarowego co do zasady nie może zakazać dalszego obrotu tym konkretnym egzemplarzem.

To jednak dotyczy obrotu egzemplarzem już wprowadzonym do obrotu, a nie tworzenia nowego produktu z wykorzystaniem renomy cudzego oznaczenia albo z naruszeniem innych praw wyłącznych. Jeżeli ingerencja w produkt jest istotna, a następnie sprzedaje Pan nowy wyrób, ocena prawna może być inna niż przy zwykłej odsprzedaży.

Patent, wzór użytkowy i wzór przemysłowy – co trzeba sprawdzić

Największe znaczenie ma to, czy chronione jest rozwiązanie techniczne albo wygląd produktu.

Patent daje wyłączność korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej – art. 63 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Co istotne, naruszenie może wystąpić także wtedy, gdy nie kopiuje Pan całego produktu, ale wykorzystuje rozwiązanie objęte zastrzeżeniem patentowym.

Wzór użytkowy, zgodnie z art. 94 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, to nowe i użyteczne rozwiązanie techniczne dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Prawo ochronne na wzór użytkowy trwa 10 lat od daty dokonania zgłoszenia – art. 95 ust. 1 tej ustawy.

Wzór przemysłowy, zgodnie z art. 102 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, to nowa i mająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego części. Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa 25 lat od daty dokonania zgłoszenia, z podziałem na pięcioletnie okresy ochronne – art. 105 ust. 4 Prawa własności przemysłowej.

Jeżeli więc wykorzystuje Pan gotowe słuchawki lub inny markowy element jako bazę nowego produktu, należy sprawdzić nie tylko cały wyrób, ale również jego część składową, jeśli jest widoczna lub ma własne cechy techniczne.

Kiedy wykorzystanie cudzego produktu może naruszać cudze prawa

Ryzyko jest realne zwłaszcza w czterech sytuacjach.

1. Gdy nowy wyrób nadal wykorzystuje chronione rozwiązanie techniczne bez licencji – art. 66 ust. 1 oraz art. 287 ust. 1 Prawa własności przemysłowej.
2. Gdy zachowuje i eksponuje chronioną postać produktu albo jego widoczną część – art. 105 ust. 1 i 2 Prawa własności przemysłowej.
3. Gdy przy oznaczeniu produktu pojawia się cudzy znak towarowy w sposób sugerujący pochodzenie handlowe lub powiązanie gospodarcze – art. 153 ust. 1 i art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej.
4. Gdy opis handlowy lub opakowanie wprowadza klienta w błąd co do producenta, jakości, pochodzenia lub autoryzacji – art. 10 ust. 1 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W sprawie takiej jak opisana przez Pana szczególnie ważne jest ustalenie, czy sprzedawany ma być nadal produkt oznaczony cudzą marką po modyfikacji, czy zupełnie nowy wyrób, w którym cudzy element stanowi tylko komponent. Im większa modyfikacja i im silniejsze powiązanie marketingowe z nową marką, tym mniejsze znaczenie ma sama zasada wyczerpania prawa do wcześniejszego egzemplarza.

Zobacz również:

użycie cudzej marki w nowym wyrobie

Znak towarowy – kiedy można posłużyć się cudzą marką

W obecnym stanie prawnym znak towarowy może być każdym oznaczeniem nadającym się do odróżniania towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa i możliwym do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający ustalić jednoznaczny i dokładny przedmiot ochrony – art. 120 ust. 1 Prawa własności przemysłowej.

Uprawniony może zakazać używania w obrocie oznaczenia identycznego lub podobnego do znaku towarowego w warunkach określonych w art. 296 ust. 2 Prawa własności przemysłowej, zwłaszcza gdy istnieje ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd co do pochodzenia towaru.

Dozwolone użycie cudzego znaku jest ograniczone. Zgodnie z art. 156 ust. 1 pkt 3 Prawa własności przemysłowej uprawniony nie może zakazać osobie trzeciej używania znaku towarowego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru lub usługi, w szczególności jako akcesoriów lub części zamiennych, pod warunkiem że użycie jest zgodne z uczciwymi praktykami w przemyśle i handlu.

To oznacza, że można informacyjnie wskazać kompatybilność albo przeznaczenie produktu, ale nie wolno budować przekazu sugerującego autoryzację, współprodukcję, wspólną sieć dystrybucji lub zatwierdzenie przez właściciela marki. Przy oznaczaniu produktu trzeba więc zachować dużą ostrożność.

Czy można przerobić produkt i sprzedawać go dalej

To zależy od zakresu przeróbki i od tego, jakie prawa chronią produkt wyjściowy. Sama techniczna modyfikacja legalnie kupionego egzemplarza nie jest jeszcze zakazana. Problem pojawia się wtedy, gdy po modyfikacji produkt trafia do obrotu jako wyrób handlowy, a modyfikacja ingeruje w chronione elementy lub wykorzystuje renomę cudzej marki.

Jeżeli sprzedawany ma być „nowy produkt” zbudowany z cudzego komponentu, warto odpowiedzieć sobie na trzy pytania:

• czy bez cudzego komponentu dałoby się odtworzyć funkcję własnym rozwiązaniem,
• czy komponent jest tylko nośnikiem, czy istotą funkcji produktu,
• czy po modyfikacji nabywca nadal będzie odbierał wyrób jako produkt firmy pierwotnej.

Jeżeli odpowiedzi wskazują na silne powiązanie z cudzym rozwiązaniem lub marką, bezpieczniejsze będzie uzyskanie licencji albo zgody producenta.

Klauzula napraw i części składowe

Warto pamiętać o art. 106¹ Prawa własności przemysłowej. Zgodnie z tym przepisem ochrona z tytułu prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nie przysługuje części składowej wytworu złożonego używanej do naprawy tego wytworu w celu przywrócenia mu pierwotnego wyglądu. To tzw. klauzula napraw.

Przepis ten ma jednak wąski zakres. Dotyczy naprawy i przywrócenia pierwotnego wyglądu, a nie budowy nowego, odrębnego produktu przeznaczonego do obrotu. Nie można więc na tej podstawie swobodnie uzasadniać wykorzystania cudzego elementu w nowym wyrobie technologicznym.

Tajemnica przedsiębiorstwa i dokumentacja techniczna

Nawet jeśli nie ma patentu ani wzoru, trzeba jeszcze brać pod uwagę tajemnicę przedsiębiorstwa. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji albo nie są dla takich osób łatwo dostępne, o ile uprawniony przy zachowaniu należytej staranności podjął działania w celu utrzymania ich w poufności.

Jeżeli własne rozwiązanie powstaje na podstawie legalnego reverse engineeringu gotowego produktu, ryzyko bywa mniejsze niż przy wykorzystaniu poufnej dokumentacji, modeli CAD, instrukcji produkcyjnych czy danych od byłego pracownika kontrahenta. W tych sytuacjach mogą wchodzić w grę roszczenia z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a czasem także odpowiedzialność karna.

Jak bezpiecznie przygotować wdrożenie nowego wyrobu

W praktyce rekomenduję następującą kolejność działań:

1. Sprawdzić bazy Urzędu Patentowego RP, EUIPO i ewentualnie EPO pod kątem patentów, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych i znaków towarowych.
2. Ustalić, czy cudzy komponent jest tylko kupowany i wbudowywany, czy również eksponowany jako element sprzedażowy nowego wyrobu.
3. Przygotować neutralne oznaczenia handlowe bez sugerowania związku gospodarczego z właścicielem marki.
4. Uregulować umownie dostawy, odpowiedzialność za wady, gwarancję, zasady serwisu i ewentualne prawo do używania oznaczeń.
5. Rozważyć własne zgłoszenie, jeżeli w produkcie pojawia się samodzielne nowe rozwiązanie albo nowa postać wytworu.

Jeżeli planowane jest wejście w skalę przemysłową, sama analiza internetowa zwykle nie wystarcza. Trzeba porównać rzeczywisty produkt z zakresem ochrony wynikającym z zastrzeżeń patentowych lub z ilustracji wzoru.

Zobacz również:

ochrona rozwiązań technicznych

Jakie roszczenia grożą przy naruszeniu

W razie naruszenia praw własności przemysłowej uprawniony może dochodzić m.in. zaniechania naruszeń, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a na zasadach ogólnych także naprawienia szkody – art. 287 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. W sprawach o znaki towarowe stosuje się również art. 296 i nast. tej ustawy.

Przy czynach nieuczciwej konkurencji katalog roszczeń wynika z art. 18 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Obejmuje on m.in. żądanie zaniechania niedozwolonych działań, usunięcia ich skutków, złożenia jednokrotnego lub wielokrotnego oświadczenia odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie, naprawienia szkody, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści oraz zasądzenia odpowiedniej sumy na cel społeczny.

W niektórych przypadkach możliwe są też sankcje karne, np. za oznaczanie towarów podrobionym znakiem towarowym albo obrót takimi towarami – art. 305 ust. 1 Prawa własności przemysłowej. Ocena zależy jednak od konkretnego modelu działania.

Czy w opisanej sytuacji potrzebna jest licencja

Jeżeli po analizie okaże się, że nowy wyrób wchodzi w zakres cudzego patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego albo wymaga używania cudzego znaku towarowego w szerszym niż informacyjny zakresie, licencja jest najbezpieczniejszym rozwiązaniem.

Umowy licencyjne dotyczące praw własności przemysłowej powinny być przygotowane precyzyjnie: co wolno robić, na jakim terytorium, przez jaki czas, w jakiej liczbie egzemplarzy, kto odpowiada za reklamację, serwis, oznaczenia i odpowiedzialność wobec klientów. W przeciwnym razie nawet zgoda handlowa może nie rozwiązać wszystkich ryzyk.

FAQ

Czy mogę kupić markowy produkt i użyć go jako części własnego urządzenia?

Tak, fizycznie jest to możliwe, ale przy seryjnej sprzedaży trzeba sprawdzić, czy nie narusza to patentu, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego albo zasad uczciwej konkurencji.

Czy mogę zostawić na produkcie logo producenta części?

Tylko ostrożnie. Pozostawienie logo może być dopuszczalne jako cecha oryginalnego komponentu, ale nie wolno przez opis, opakowanie lub reklamę sugerować, że cały nowy wyrób pochodzi od właściciela tej marki albo jest przez niego autoryzowany.

Czy zasada wyczerpania prawa rozwiązuje problem?

Nie zawsze. Art. 155 ust. 1 Prawa własności przemysłowej pomaga przy dalszym obrocie konkretnym egzemplarzem legalnie wprowadzonym do obrotu, ale nie daje pełnej swobody tworzenia i sprzedawania nowego produktu naruszającego inne prawa wyłączne.

Czy wystarczy, że dodam własne rozwiązanie technologiczne?

Nie. To, że nowy wyrób ma dodatkową funkcję, nie wyłącza automatycznie naruszenia cudzego prawa. Trzeba ocenić, czy nadal korzysta Pan z chronionego elementu cudzego rozwiązania.

Czy przed rozpoczęciem sprzedaży warto podpisać umowę z producentem części?

Tak, jeżeli nowy produkt ma wyraźnie opierać się na cudzym komponencie albo ma używać cudzej marki. Dobrze przygotowana licencja lub umowa współpracy zwykle ogranicza ryzyko sporu.

Wnioski

W opisanej sytuacji nie ma jednej odpowiedzi „tak” albo „nie” bez sprawdzenia konkretnego produktu, zakresu modyfikacji i planowanego sposobu sprzedaży. Co do zasady można wykorzystać legalnie kupiony produkt innej firmy jako komponent własnego wyrobu, ale dopiero analiza patentów, wzorów, znaków towarowych i sposobu oznaczenia produktu pozwala ocenić, czy działanie będzie bezpieczne.

Jeżeli planuje Pan produkcję seryjną, wejście do dystrybucji lub reklamę nowego wyrobu, warto przeprowadzić audyt praw własności przemysłowej przed rozpoczęciem sprzedaży, a nie dopiero po otrzymaniu wezwania od producenta.

Źródła

• Ustawa z 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, w szczególności art. 24 i nast., art. 63 ust. 1, art. 66 ust. 1, art. 94 ust. 1, art. 95 ust. 1, art. 102 ust. 1, art. 105 ust. 1, 2 i 4, art. 106¹, art. 120 ust. 1, art. 153 ust. 1, art. 155 ust. 1, art. 156 ust. 1 pkt 3, art. 287 ust. 1, art. 296 ust. 2, art. 305 ust. 1.
• Ustawa z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w szczególności art. 10 ust. 1, art. 11 ust. 2, art. 18 ust. 1.
• W razie produktów sprzedawanych w UE praktyczne znaczenie może mieć także orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości UE dotyczące wyczerpania prawa do znaku towarowego i informacyjnego używania cudzego oznaczenia przy wskazywaniu przeznaczenia towaru.