Autor: Jakub Bonowicz

Znak towarowy a używanie go na zamiennikach produktów oryginalnych

Moje pytanie dotyczy tego, czym jest znak towarowy. Otóż jestem producentem skórzanych pokrowców na dźwignie zmiany biegów do samochodów. Dla uatrakcyjnienia towaru chcę wprowadzić na produkcie napis marki albo modelu samochodu. Co jednak mogę umieścić? Logo, nazwę marki, nazwę modelu, nazwę wyposażenia (typu „Elegance”, „Expression”, „Privilage”), napisy typu „TDI”, „GTI”, „Quattro”? Czy każda z tych nazw to znak towarowy? Kształt pokrowca bardzo często jest dopasowany do konkretnego modelu. Rzadko kiedy ten sam pokrowiec pasuje do różnych modeli.

Na początek kilka informacji o samej ochronie znaków towarowych oraz o tym, jak korzystać z baz danych Urzędu Patentowego.

Podstawowym aktem prawnym jest tutaj ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508, dalej: „P.w.p.”). W art. 120 ust. 1 zawarta jest definicja znaku towarowego – otóż znak towarowy to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Znakiem towarowym (ust. 2) może być w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy.

Znak towarowy podlega trojakiej ochronie:

1. przewidzianej w Prawie własności przemysłowej – dotyczy tylko znaków zarejestrowanych (z pewnymi wyjątkami, o czym niżej);
2. przewidzianej w ustawie z 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 r. Nr 47, poz. 211, dalej: „u.z.n.k.”) – dotyczy znaków zarówno zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych;
3. przewidzianej w kodeksie cywilnym („K.c.”) – jako dobra osobiste osoby prawnej. Użycie cudzego znaku towarowego może bowiem naruszać jego prawo do firmy (jeśli nazwa firmy jest równocześnie znakiem towarowym) lub prawo do renomy (art. 43 i 43¹⁰ K.c.) – dotyczy to zarówno znaków zarejestrowanych, jak i niezarejestrowanych.

Ochrona ta ma charakter niezależny – jeden czyn może nie spełniać warunków naruszenia znaku towarowego przewidzianego w P.w.p., ale może stanowić czyn nieuczciwej konkurencji. Może też być tak, że użycie cudzego oznaczenia nie narusza znaku towarowego ani nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji, ale np. narusza jego renomę.

Oczywiście znak towarowy może mieć różny charakter:

• słowny (np. nazwa Citroen, Peugeot, BMW),
• graficzny (słynne logo),
• jak i słowno-graficzny (np. napis „Picasso” wykonany fantazyjnymi literami).

Wreszcie, najważniejsza sprawa: znak towarowy rejestruje się dla określonych klas towarów. Oznacza to, że jeśli ktoś zarejestruje znak towarowy „Peugeot”, to nie oznacza to, że może innym zabronić posługiwania się tym znakiem w ogóle. Może on zabronić posługiwania się tym znakiem tylko w odniesieniu do towarów identycznych lub podobnych (do tych, dla których został zarejestrowany). Pewien wyjątek dotyczy tzw. znaków renomowanych (o czym będzie mowa niżej – jest to o tyle istotne, że znaczna część znaków towarowych w motoryzacji jest właśnie renomowana). Na razie jednak trzeba pamiętać, że znak towarowy rejestruje się dla określonej klasy towarów.

Przykładowo: proszę zerknąć do bazy polskiego Urzędu Patentowego i wpisać „Toyota” – niżej w rubryce (511) ma Pan podane klasy towarów, dla których znak towarowy został zarejestrowany. W tym wypadku są to „samochody, ich części i akcesoria”. Proszę teraz spojrzeć na „Toyota Yaris” – tam jest napisane „samochody osobowe i części do nich”. Oznacza to, że znak towarowy „Toyota Yaris” zastrzeżony jest dla samochodów osobowych, ale ciężarowych już nie, dla części tak, ale dla akcesoriów już nie (jakie są tego konsekwencje, piszę niżej).

Z drugiej strony proszę wpisać „Mercedes-Benz” – zobaczmy, dla jak szerokiej kategorii towarów zarejestrowano ten znak towarowy. Okazuje się, że również dla towarów niemających, jak się wydaje, wiele wspólnego z motoryzacją: guma do klejenia, środki do hartowania, sprężyny do łóżek (!), sekatory do celów plantacyjnych, a nawet rękawiczki. Właściciel znaku towarowego chciał po prostu uzyskać jak najszerszą możliwą ochronę, by np. ktoś nie produkował rękawiczek oznaczonych nazwą „Mercedes”.

Dlaczego nie zawsze wpisuje się tak wiele klas? Dlatego że za każdą klasę towarów trzeba płacić... Oczywiście dla wielkiego koncernu motoryzacyjnego nie ma to dużego znaczenia, gdyż dla nich nie są to żadne pieniądze. Pozostali nie rejestrują znaku dla innych klas, wychodząc z założenia, że znak renomowany (o tym niżej) i tak podlega bardzo szerokiej ochronie, również dla niezarejestrowanych klas towarów.

O ile jest mowa o znakach zarejestrowanych, chodzi tu o znaki zarejestrowane w dwojakim trybie:

1. znaki towarowe zarejestrowane w trybie krajowym – należy ich szukać w bazach danych Urzędu Patentowego RP (podlegają one ustawie Prawo własności przemysłowej, a ochrona skuteczna jest na obszarze RP);
2. znaki towarowe zarejestrowane w trybie europejskim – w Urzędzie ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM – Office for Harmonization in The Internal Market) w Alicante – są to tzw. wspólnotowe znaki towarowe (Community Trade Marks), ochrona rozciąga się na obszarze Unii Europejskiej. Znaki te podlegają bezpośrednio przepisom rozporządzenia nr 40/94 Rady z 1993 r. o znaku towarowym Wspólnoty. Baza OHIM: http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/QPLUS/databases/searchCTM.en.do.

Nie ma więc wątpliwości, że znakami towarowymi mogą być:

1. logo samochodu;
2. nazwa (marka) samochodu (np. „Citroen”, „Peugeot”);
3. nazwa (marka) samochodu z jednoczesnym podaniem modelu („Citroen C4”);
4. model samochodu („Pajero”);
5. model samochodu z jednoczesnym podaniem podtypu („Pajero Pinin”, „Pajero Sport”).

Jednakże tylko część z takich znaków została zarejestrowana i one podlegają ochronie na podstawie:

1. P.w.p.,
2. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
3. oraz przepisów Kodeksu cywilnego.

Te, które nie są zarejestrowane, podlegają ochronie tylko na podstawie dwóch ostatnich ustaw.

Dalej pojawia się pytanie, czy znakiem towarowym mogą być:

1. nazwy wyposażenia („Elegance”, „Expression”, „Privilage”);
2. napisy typu „TDI”, „GTI”, „Quattro”.

Co do napisów typu „TDI”, „GTI”, to wątpliwe wydaje się istnienie takiego znaku w sektorze motoryzacyjnym. Zgodnie bowiem z art. 129 ust. 1 pkt 2 P.w.p. nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności.

Taki charakter mają właśnie oznaczenia „TDI”, „GTI”, „Sport”, które po prostu oznaczają pewną cechę samochodu, podobnie jak „Diesel” czy „Turbodiesel”. Podobnie należy odnieść się do oznaczeń „Elegance”, „Privilage” – oznaczają one jakość samochodu, podobnie jak np. „Kombi”, „Van”, „Sedan”. Nieco wątpliwa wydaje się kwestia oznaczenia „Quattro”, które było używane przez Audi.

Oczywiście nie wyklucza to zarejestrowania znaku typu „Pajero Sport” czy „Audi A4 TDI”, czy „TDI clean diesel” – taką ochronę uzyskało np. Audi. W przypadku oznaczeń typu „Renault Laguna TDI” słowo „TDI” ma zdolność odróżniającą tylko dzięki temu, że występuje w zestawieniu z pozostałymi słowami, tutaj z „Renault Laguna”. Jako takie nie ma natomiast zdolności odróżniającej.

Oczywiście, i tutaj niezmiernie ważne jest to, co mówiłem o klasach towarów, znak „TDI” mógłby być znakiem towarowym dla towarów innych niż związane z motoryzacją, np. ktoś ma sieć sklepów spożywczych o nazwie „TDI”. Istota problemu polega na tym, że oznaczenie „TDI” służy do oznaczania pewnej cechy, ale tylko w odniesieniu do samochodów, a w odniesieniu do np. sklepów spożywczych – już nie.

Tak przedstawiają się kwestie techniczne co do ochrony znaków towarowych w motoryzacji, a teraz przejdźmy do naruszenia.

Najpierw znaki zarejestrowane:

Otóż zgodnie z art. 296 ust. 2 P.w.p. naruszenie zarejestrowanego znaku towarowego polega na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym:

1. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów („Pajero” dla samochodów osobowych i „Pajero” dla samochodów osobowych);
2. znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do identycznych towarów, jeżeli zachodzi ryzyko wprowadzenia odbiorców w błąd, które obejmuje w szczególności ryzyko skojarzenia znaku ze znakiem towarowym zarejestrowanym (np. „Toyata” i „Toyota” dla samochodów osobowych);
3. znaku identycznego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów podobnych, jeżeli zachodzi ryzyko, o którym mowa wyżej („Toyota” dla samochodów i „Toyota” dla motocykli);
4. znaku podobnego do zarejestrowanego znaku towarowego w odniesieniu do towarów podobnych („Toyota” dla samochodów osobowych i „Toyata” dla motocykli).

Ponadto, co ważne, naruszenie polega także na bezprawnym używaniu w obrocie gospodarczym znaku identycznego lub podobnego do RENOMOWANEGO znaku towarowego, zarejestrowanego w odniesieniu do jakichkolwiek towarów, jeżeli takie używanie może przynieść używającemu nienależną korzyść lub być szkodliwe dla odróżniającego charakteru bądź renomy znaku wcześniejszego. W zasadzie ogromna większość znaków dotyczących marek samochodów i modeli to znaki renomowane.

Nie ulega więc wątpliwości, że używanie oznaczeń marek i modeli samochodów na pokrowcach do skrzyni biegów do nich przeznaczonych, a także w działalności gospodarczej polegającej na ich sprzedaży, narusza znak towarowy, chyba że nie jest ono bezprawne. Ciężar dowodu, że używanie znaku nie jest bezprawne, spoczywa na pozwanym (czyli w ewentualnym procesie to Pan musi udowodnić, że legalnie używa znaku).

W przypadku znaków motoryzacyjnych podstawą jest właśnie art. 156 ust. 1 pkt 3 P.w.p. – prawo ochronne na znak towarowy nie daje uprawnionemu prawa zakazywania używania przez inne osoby w obrocie zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego, jeżeli jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi.

Zgodnie zaś z art. 156 ust. 2 używanie oznaczeń określonych wyżej jest dozwolone tylko wówczas, gdy odpowiada ono usprawiedliwionym potrzebom używającego i nabywców towarów i jednocześnie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

Tak więc, aby przepis ten wszedł w grę, muszą być spełnione następujące warunki:

1. używanie zarejestrowanego oznaczenia lub oznaczenia podobnego jest konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru, zwłaszcza gdy chodzi o oferowane części zamienne, akcesoria lub usługi;
2. używanie musi odpowiadać usprawiedliwionym potrzebom:
   1. używającego oraz
   2. nabywców towarów;
3. używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach.

Ad 1.

Jest oczywiste, że jeśli ktoś handluje np. częściami do Citroena, to musi używać nazwy „Citroen”. Jeśli ktoś sprzedaje pokrowiec do skrzyni biegów do Forda Mondeo, to musi użyć nazwy „Ford Mondeo”. Bez tego nie byłby w stanie informować swoich odbiorców, jakie towary oferuje.

Problem polega jedynie na tym, jakich znaków można używać. Ważne jest tu orzeczenie Sądu Najwyższego z 27.10.2004 r. (II CK 410/03, LEX Nr 143232), w którym stwierdzono, że użycie cudzego znaku towarowego, w celu reklamowym i informacyjnym, jest dozwolone, jeśli nie prowadzi do mylącego wrażenia o istnieniu gospodarczych powiązań pomiędzy uprawnionym ze znaku a używającym go w tym celu.

Powyższy wyrok zapadł na gruncie stanu faktycznego, gdzie pozwany prowadził działalność gospodarczą polegającą na sprzedaży części zamiennych do samochodów Fiat, Alfa Romeo i Lancia, nie będąc przy tym sprzedawcą autoryzowanym i używał spornych znaków towarowych do oznaczenia swojego budynku oraz w reklamie.

Natomiast w orzeczeniu Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie Parfums Christian Dior BV v. Evora BC z 04.11.1997 r. (C-337/95) stwierdzono, że „bez możliwości reklamy sprzedawanego towaru przy użyciu znaku sprzedawca byłby pozbawiony prawa do podawania wiadomości publicznej informacji o nim”.

Również odnośnie do warsztatów naprawczych Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniu z 23.02.1999 r. C-63/97, Bayerische Motorenwerke AG i BMW Niederland BV v. Ronadl Karel Deenik, stwierdził, że „bez umieszczenia znaków w pobliżu warsztatu lub w reklamie prowadzący warsztat nie mógłby informować potencjalnych klientów, jakie samochody naprawia”. Stanowisko EST potwierdził Rzecznik Generalny Jacobs w swojej opinii.

W jakim stopniu i jakich znaków może Pan używać?

Otóż znaku słownego, oznaczającego nazwę modelu czy markę samochodu, używać Pan może, i to zarówno informując o swojej działalności, jak i na oferowanych towarach. Jeśli chodzi o używanie znaków na stronie internetowej czy Allegro, to musi Pan wskazać, do jakiego samochodu oferuje Pan pokrowiec. Jeśli zaś chodzi o same pokrowce, to skoro każdy z nich pasuje do konkretnie oznaczonego modelu (nie są to tzw. pokrowce uniwersalne), to również logiczne jest, że należy wskazać na nim, do jakiego samochodu pokrowiec jest przeznaczony.

Natomiast raczej wykluczone jest użycie znaku graficznego. Użycie znaku graficznego nie jest bowiem konieczne do wskazania przeznaczenia towarów – znak słowny jest wystarczający.

Ad 2.

Jeśli chodzi o usprawiedliwione potrzeby używającego oraz nabywców towarów, to zostało to opisane wyżej.

Ad 3.

Zgodność z uczciwymi praktykami w produkcji, handlu lub usługach – producenci części zamiennych w sektorze motoryzacyjnym są szczególnie uprzywilejowani, a to ze względu na ideę swobodnego przepływu towarów i usług oraz zasadę wolnej konkurencji i wolnego i otwartego rynku motoryzacyjnego – rozporządzenie Komisji WE Nr 1400/2002 z 31.07.2002 r. w sprawie stosowania art. 81 ust. 3 Traktatu do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych w sektorze motoryzacyjnym (Dz. U. UE. L z 2002 r. Nr 203, poz. 30, dalej: „Rozporządzenie GVO”) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z 28.01.2003 r. w sprawie wyłączenia określonych porozumień wertykalnych w sektorze pojazdów samochodowych spod zakazu porozumień ograniczających konkurencję (Dz. U. z 2003 r. Nr 3, poz. 329, dalej: „rozporządzenie GVO polskie”).

Zatem używanie oznaczeń dla wskazania przeznaczanie części zamiennych jest zgodne z tendencjami unijnymi odnośnie do rynku motoryzacyjnego, gdzie celem jest zapewnienie wolnej konkurencji i niedyskryminacji niezależnych serwisów i warsztatów. Wskazane na początku rozporządzenie GVO i rozporządzenie GVO polskie w sposób jednoznaczny wyrażają wskazane idee. Wskazuje się, że ideą GBO było właśnie danie klientowi wolnego i nieskrępowanego wyboru pomiędzy usługami autoryzowanych przedstawicieli i producentów a niezależnymi producentami.

Należy się oczywiście zastanowić, w jaki sposób oznaczenie takie miałoby wyglądać. Chyba najlepszym wyjściem byłoby danie napisu ze wskazaniem „przeznaczone dla” (np. „przeznaczone dla Ford Mondeo TDI” czy „zaleca się stosowanie do Audi A4”). Zasadne byłoby też umieszczenie oznaczenia „zamiennik”, „część nieoryginalna” – nie musi ono być oczywiście na wierzchu, ale powinno być.

Jeśli zaś chodzi o oznaczenia typu „TDI”, „GTI”, „Privilege”, „Ellegance”, to ponieważ nie mogą one same w sobie stanowić oznaczenia odróżniającego, to ich stosowanie należy uznać za dozwolone. Zalecam jednak sprawdzić.

Jeśli natomiast chodzi o ochronę oznaczeń niezarejestrowanych jako znaki towarowe (bo duża część nazw modeli nie jest zarejestrowanych), to tutaj należy odwołać się do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, konkretnie do art. 10 – czynem nieuczciwej konkurencji jest:

1. takie oznaczenie towarów lub usług albo jego brak, które może wprowadzić klientów w błąd co do pochodzenia, ilości, jakości, składników, sposobu wykonania, przydatności, możliwości zastosowania, naprawy, konserwacji lub innych istotnych cech towarów albo usług, a także zatajenie ryzyka, jakie wiąże się z korzystaniem z nich;
2. wprowadzanie do obrotu towarów w opakowaniu mogącym wywołać skutki określone w ust. 1, chyba że zastosowanie takiego opakowania jest uzasadnione względami technicznymi.

Przed zarzutem czynu nieuczciwej konkurencji o wiele łatwiej się obronić, przede wszystkim dlatego, że producent samochodów musiałby wykazać wprowadzenie w błąd (tzw. ryzyko pomyłki odbiorców), tj. ryzyko, że klient pomyśli, iż pokrowiec, który kupuje od Pana, jest pokrowcem oryginalnym (nie ma tutaj znaczenia, czy producent oferuje oryginalne pokrowce, czy też ich w ogóle nie produkuje, gdyż przeciętny klient i tak tego nie wie, zatem może pomyśleć, że np. producent właśnie wypuścił linię pokrowców do określonego samochodu).

Jeśli chodzi o wskazanie, że części nie są częściami oryginalnymi, to myślę, że najbardziej adekwatne byłoby określenie „zamiennik”, gdyż „część nieoryginalna” brzmi niezbyt ładnie, a „przeznaczone dla” nie daje jednoznacznej odpowiedzi, czy jest to część oryginalna, czy nie (część oryginalna też przecież może być przeznaczona dla konkretnego modelu).

poleć pytanie znajomemu     wersja do druku