Autor: Jakub Bonowicz

Przeniesienie prawa do wynalazku a zachowanie prawa do homologacji

Mam pytanie w sprawie wynalazku – urządzenie dozowania gazu w instalacji samochodowej. Wynalazek nie został jeszcze zgłoszony do Urzędu Patentowego. Przedmiot podlega homologacji na podstawie odrębnych przepisów (mianowicie Regulaminu 67 EKG ONZ). Czy przy przenoszeniu praw do wynalazku mogę zastrzec dla siebie prawo do homologacji przy jednoczesnym przeniesieniu pozostałych praw? Zależy mi na tym, aby utrzymać prawo do homologacji, aby nie robił tego nikt za mnie.

Przede wszystkim w mojej opinii homologacja na element instalacji gazowej nie ma nic wspólnego z prawami własności intelektualnej do wynalazku obejmującego ten element.

Zgodnie z art. 68 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym producent lub importer nowego pojazdu samochodowego, ciągnika rolniczego, motoroweru, tramwaju lub przyczepy oraz przedmiotów ich wyposażenia lub części jest obowiązany uzyskać dla każdego nowego typu tych pojazdów, ich wyposażenia i części świadectwo homologacji, wydane przez ministra właściwego ds. transportu. Obowiązki te nie dotyczą jedynie:

• producenta lub importera samochodu osobowego z silnikiem spalinowym, ciągnika rolniczego, motocykla i motoroweru, który uzyskał w odniesieniu do poszczególnych tych pojazdów świadectwo homologacji wydane zgodnie ze wspólnotową procedurą homologacji przez właściwy organ państwa członkowskiego UE. W takim wypadku producent lub importer, o którym mowa w ust. 2, jest obowiązany przekazać ministrowi właściwemu ds. transportu informację o uzyskaniu świadectwa homologacji typu pojazdu wraz z opisem technicznym oraz dane i informacje o pojeździe, o którym mowa w art. 80b ust. 1 pkt 1-4, ust. 1a pkt 1, jeżeli opis techniczny ich nie zawiera;
• producenta lub importera przedmiotów wyposażenia lub części pojazdu, który uzyskał dla tych przedmiotów wyposażenia lub części świadectwo homologacji wydane przez właściwy organ państwa członkowskiego UE.

Pojęcie producenta obejmuje również podmiot dokonujący montażu lub zabudowy pojazdów. Przepis dotyczy również instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem oraz sposobu jej montażu przez różne podmioty.

Zgodnie z ust. 7 świadectwo homologacji wydaje się za opłatą na podstawie wyników badań homologacyjnych polegających na sprawdzeniu, czy dany typ pojazdu, przedmiot jego wyposażenia lub część odpowiadają warunkom określonym w:

• przepisach art. 66 oraz ust. 19 (są to wymogi techniczne);
• regulaminach stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach, oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań sporządzonego w Genewie dnia 20.03.1958 r. przyjętych do stosowania przez RP wraz ze zmianami obowiązującymi od daty wejścia ich w życie;
• art. 8 ustawy z 20.01.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 202);

Minister właściwy ds. transportu lub jednostka przez niego upoważniona może przeprowadzić kontrolę produkcji pojazdów, przedmiotów ich wyposażenia lub części, objętych homologacją typu, co do ich zgodności z warunkami określonymi w świadectwie homologacji. Koszty badań homologacyjnych, kontroli zgodności produkcji, zbieranie i przetwarzanie informacji, o których mowa w ust. 4, pokrywa producent, importer lub podmiot dokonujący montażu instalacji przystosowujące dany typ pojazdu do zasilania gazem. W przypadku produkcji danego typu pojazdu przez różne podmioty badania homologacyjne przeprowadza się odrębnie dla każdej wersji typu pojazdu.

Przepisy dotyczące homologacji nie dotyczą pojazdu:

• zabytkowego;
• zbudowanego przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub ramy konstrukcji własnej, którego markę określa się jako „SAM”;
• specjalnego lub używanego dla celów specjalnych Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej, kontroli skarbowej, Służby Celnej, Służby Więziennej oraz Straży Pożarnej;
• wyprodukowanego lub importowanego w ilości jednej sztuki rocznie (nie dotyczy to tramwajów i trolejbusów).

O ile chodzi o instalacje gazowe, to mamy tutaj – jak rozumiem – trzy rodzaje homologacji:

1. Homologacja przystosowująca dany typ pojazdu do zasilania gazem.
2. Homologacja na elementy instalacji – rozumiane jako części instalacji do zasilania gazem, objęte obowiązkiem uzyskania oddzielnych homologacji zgodnie z Regulaminem Nr 67 lub Nr 110 Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ stanowiących załączniki do Porozumienia dotyczącego przyjęcia jednolitych wymagań technicznych dla pojazdów kołowych, wyposażenia i części, które mogą być stosowane w tych pojazdach oraz wzajemnego uznawania homologacji udzielonych na podstawie tych wymagań, sporządzonego w Genewie, dnia 20 marca 1958 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 104, poz. 1135 i 1136).
3. Homologacja dotycząca sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem – regulowane jest to w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 24.12.2003 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

W Pana wypadku chodzi o drugą kategorię homologacji – regulują ją Regulamin Nr 67, stanowiący załącznik do wskazanego wyżej Porozumienia. Tekstu polskiego nie ma, w związku z czym posługuję się tekstem angielskim.

Zgodnie z art. 3 the application for approval of specific equipment shall be submitted by the holder of the trade name or mark or by his duly accredited representative. It shall be accompanied by the undermentioned documents in triplicate and by the following particulars:

• A detailed description o the type of the specific equipment (as specified in annex 1);
• A drawing of the specific equipment, sufficiently detailed and on an appropriate scale;
• Verification of compliance with the specifications prescribed in paragraph 6 of the Regulation;
• At the request of the technical service responsible for conducting approval tests, samples of the specific equipment shall be provided;
• Supplementary samples – upon request.

I tutaj znów widać, że w przypadku badania homologacyjnego przeprowadza się kontrolę urządzenia jedynie pod względem spełnienia wymogów technicznych.

Zgodnie z art. 4.1 all components submitted for approval shall bear the trade name or mark of the manufacturer and the type; and for non – metallic components also the manufacturing month and year; this marking shall be clearly legible and indelible. All equipment shall have a space large enough to accommodate the approval mark including the classification of the component (see annex 2A); this space shall be shown on the drawings referred to in par. 3.2.2.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 if the equipment samples submitted for approval meet the requirements of paragraphs 6.1 to 6.13 (są to wymagania techniczne) of this Regulation, approval of the type of equipment shall be granted.

An approval number shall be as assigned to each type of equipment of approved. Notice of approval or of refusal or of an LPG equipment type/part pursuant to this Regulation shall be communicated to the Parties to the Agreement applying this Regulation, by means of a form conforming to the model in annex 2B to this Regulation.

There shall be affixed, conspicuously and in the space referred to paragraph 4.2. above, to all equipment conforming to a type approved under this Regulation, in addition to the mark prescribed in par 4.1 and 4.3. an international approval mark consisting of:

• A circle surrounding the letter “E” followed by the distinguishing number of the country which has granted approval 1
• The number of this Regulation followed by the letter R, a dash and the approval number to the right of the circle prescribed in par. 5.4.1. This approval number consists of the component type approval number which appears on the certificate completed for this type (par. 5.2 and annex 2B) preceded by two figures indicating the sequence of the latest series of amendment to this Regulation.

Podsumowując: podczas badania homologacyjnego organ wydający świadectwo homologacji nie sprawdza, czy urządzenie zgłaszane do homologacji narusza czyjeś prawa własności intelektualnej. Przedmiotem jest jedynie badanie, czy urządzenie to spełnia wymogi techniczne. Organ wydający świadectwo nie ma nawet kompetencji, by żądać np. oświadczenia zgłaszającego, iż przysługują mu prawa własności intelektualnej do urządzenia, na które chce uzyskać świadectwo.

Z identycznym problemem spotkałem się, obsługując podmioty w dziedzinie urządzeń stosowanych w górnictwie. Tam procedura jest podobna – Prezes Wyższego Urzędu Górniczego wydaje dopuszczenie do obrotu po złożeniu przez zgłaszającego wniosku wraz ze szczegółową dokumentacją (najczęściej dokumentacją techniczno-ruchową). Ale takie dopuszczenie do obrotu oznacza jedynie, że dane urządzenie spełnia wymogi techniczne do stosowania w górnictwie, natomiast nie znaczy, iż ten, który dopuszczenie uzyskał, może się swobodnie posługiwać tym urządzeniem w obrocie gospodarczym, jeśli narusza cudze prawa własności intelektualnej.

Tak więc odpowiadając na Pana pytanie: czy może Pan zabronić w umowie licencyjnej/umowie o przeniesienie prawa do wynalazku występowania innym podmiotom z wnioskiem o uzyskanie świadectwa homologacji? Teoretycznie tak, tylko że w praktyce, jeśli taki podmiot wystąpi do organu wydającego świadectwo homologacji, to i tak organ wydający świadectwo nie będzie sprawdzał, jaka jest treść umowy licencyjnej i czy zabronił Pan takiemu podmiotowi wystąpić o homologację.

Zresztą w praktyce pojawia się pytanie (sam się z tym spotkałem), czy samo uzyskanie homologacji na dane rozwiązanie, chronione patentem, wytwarzane bez zgody uprawnionego, jest już naruszeniem jego patentu, jeśli nie rozpoczęto jeszcze eksploatacji gospodarczej tego urządzenia. Pozwani o naruszenie patentu najczęściej tłumaczą się w ten sposób, iż co prawda wyprodukowali kilka urządzeń, uzyskali stosowne dopuszczenie (czy homologację), ale w ogóle tych urządzeń nie sprzedają, nie oferują i nie wykorzystają. Na pytanie, po co w takim razie uzyskali dopuszczenie (homologację), pozwani odpowiadają niewinnie, że jak uzyskali dopuszczenie, to nagle się rozmyślili i uznali, że nie będą wykorzystywać urządzenia. Stąd rzeczywiście warto w umowie napisać, że to Pan ma występować o homologację (bardziej praktycznie: musi Pan zostać powiadomiony i wyrazić zgodę na wystąpienie o homologację), a złamanie tego przepisu jest naruszeniem zarówno umowy, jak i patentu.

Natomiast cała procedura dopuszczeniowa czy homologacyjna ma jedną zaletę. Otóż dużym problemem przy dochodzeniu roszczeń o naruszenie patentu jest uzyskanie szczegółowej dokumentacji technicznej, techniczno-ruchowej czy rysunków urządzenia rzekomo naruszającego patentu. Pozwany, nawet jak zostanie zobowiązany postanowieniem sądu do jej złożenia, zazwyczaj twierdzi, że dokumentacji takiej nie posiada. Natomiast dokumentacja ta zwykle znajduje się właśnie w organie, który wydawał dopuszczenie czy homologację, jednostki certyfikującej, jednostki notyfikowanej itd., bo zwykle tam trzeba takie dokumenty złożyć.

Wreszcie wydaje mi się, że zachowanie przez Pana prawa do homologacji nie bardzo ma jakikolwiek sens. Przecież w takim wypadku zakup praw do wynalazku przez inny podmiot będzie bezprzedmiotowy. Co z tego, że będzie on mógł produkować urządzenie według wynalazku i je sprzedawać, skoro nie będzie mógł wystąpić (zgodnie z umową) o homologację, którą przecież musi uzyskać? Z drugiej strony, nawet jak taki zakaz pojawi się w umowie, to – jak wskazałem – dany podmiot i tak może wystąpić o homologację, mając urządzenie i dokumentację, bo nikt nie sprawdza urządzenia pod względem praw własności intelektualnej.

Dlatego moim zdaniem w umowie powinno znaleźć się co najwyżej zastrzeżenie, że przed wystąpieniem o homologację zainteresowany powinien uzyskać Pana zgodę. Jeśli naruszy ten przepis, to po pierwsze naruszy patent, po drugie będzie musiał zapłacić karę umowną w określonej wysokości, co nie pozbawi Pana podstaw do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość szkody, jak i pozostałych roszczeń.

Powyższe opieram przede wszystkim na swojej praktyce. Na przykład Sąd Okręgowy w Katowicach na ostatniej rozprawie nie bardzo chciał się przychylić do poglądu, iż samo uzyskanie dopuszczenia do obrotu na urządzenie wchodzące w zakres cudzego patentu już jest naruszeniem patentu, raczej powinno się udowodnić, iż pozwany faktycznie te urządzenia oferuje, wytwarza, sprzedaje itd.

poleć pytanie znajomemu     wersja do druku