Autor: Jakub Bonowicz

Przekazanie praw autorskich do wzoru przemysłowego

Jestem emerytem. Opracowałem wzór przemysłowy, zgłosiłem go do Urzędu Patentowego, otrzymałem prawo własności. Chciałbym odsprzedać prawa autorskie. W moim przypadku kolidowałoby to z dochodami z emerytury. Aby tego uniknąć, chciałbym nieodpłatnie przekazać prawa do tego wzoru pracującemu wnukowi. Jakie są w tej sprawie możliwości?

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, jest Pan uprawnionym z prawa na wzór przemysłowy pewnego wytworu.

Zgodnie z art. 102 ust. 1 Prawa własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. „wzorem przemysłowym jest nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu lub jego część, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację”. Zgodnie z art. 105 „na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji. Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania z wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Uprawniony może zakazać osobom trzecim wytwarzania, oferowania, wprowadzania do obrotu, importu, eksportu lub używania wytworu, w którym wzór jest zawarty bądź zastosowany, lub składowania takiego wytworu dla takich celów”.

Do wzorów przemysłowych i prawa z rejestracji wzorów przemysłowych stosuje się wiele przepisów dotyczących patentów na wynalazki, tj. art. 32, 35-37, 39, 39¹, 41, 42, 46, 50, 55, 66 ust. 2, 67, 70-75, 76-79, 81-88, 90 i 92 (art. 118 Prawa własności przemysłowej).

Ma Pan dwa wyjścia:

1. przenieść nieodpłatnie prawo z rejestracji wzoru przemysłowego na wnuka lub
2. udzielić wnukowi nieodpłatnej licencji wyłącznej na korzystanie ze wzoru objętego prawem z rejestracji wraz z prawem do pobierania całości przychodów z posługiwania się tym wzorem.

Pierwsza sytuacja – definitywnie sprzedaje Pan prawo z rejestracji wzoru przemysłowego wnukowi. Pan przestaje być właścicielem tego prawa z rejestracji, właścicielem staje się wnuk, oznacza to, iż będzie on mógł zrobić z tym prawem, co chce, np. sprzedać komu innego, doprowadzić do wygaśnięcia (np. nie uiszczając opłat za ochronę w Urzędzie Patentowym), udzielić licencji wyłącznej lub niewyłącznej. W tym momencie prawo z rejestracji wzoru przemysłowego wychodzi z Pańskiego majątku na trwałe (chyba że np. zastrzeże Pan sobie prawo odkupu czy pierwokupu wzoru). Umowa taka ma sens, jeśli darzy Pan swojego wnuka na tyle dużym zaufaniem, że będziecie się Państwo uczciwe rozliczać.

Druga sytuacja – Pan pozostaje cały czas uprawnionym z prawa z rejestracji na wzór, Pan cały czas figuruje w rejestrze Urzędu Patentowego jako właściciel wzoru. Pański wnuk uzyskuje jedynie licencję (upoważnienie) do wykorzystywania wzoru przemysłowego objętego prawem z rejestracji na obszarach wskazanych w umowie licencyjnej, nie jest on właścicielem wzoru. Umowa taka daje Panu nieporównywalnie większą kontrolę nad tym, co się dzieje z prawem z rejestracji wzoru, gdyż Pan cały czas pozostaje jego właścicielem. Może Pan np. wypowiedzieć umowę licencyjną, jeśli zostanie przewidziane to w umowie, a wtedy wnuk straci uprawnienie do posługiwania się wzorem. Może Pan zastrzec zakaz udzielania dalszych licencji przez wnuka, tak aby np. nikt inny nie korzystał z Pańskiego wzoru. Obowiązuje tutaj pełna swoboda – wszystko jest kwestią tego, jak Panowie sformułujecie umowę licencyjną. Może Pan również określić wynagrodzenie licencyjne – tak aby wnuk np. co miesiąc czy co rok płacił Panu określoną kwotę za korzystanie ze wzoru (oczywiście musi być to kwota maksymalna, określona przepisami emerytalnymi).

Jeśli chodzi o umowę o przeniesienie prawa z rejestracji na wzór, to taką możliwość przewiduje art. 67 ust. 1 Prawa własności przemysłowej, który stanowi, iż patent (tutaj: wzór przemysłowy) jest zbywalny. „Umowa taka wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej” (art. 67 ust. 2). Będzie więc ważna tylko wtedy, gdy znajdą się na tej umowie własnoręczne podpisy Pana i Pańskiego wnuka. Dla pewności, biorąc pod uwagę dość duże znaczenie umowy, podpisy obu stron powinny być poświadczone przez notariusza (nie ma takiego wymogu w ustawie, ale poświadczenie podpisów kosztuje niewiele – od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych, a w razie sporów co do ich autentyczności jest niezwykle przydatne). Druga istotna sprawa – „przeniesienie prawa z rejestracji wzoru przemysłowego staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą wpisu tego przeniesienie do rejestru patentowego” (art. 67 ust. 3). Wpis ten nie jest konieczny, umowa przenosząca prawo z rejestracji i skuteczne przeniesienie prawa na nabywcę są ważne także w sytuacji, kiedy nie dojdzie do ujawnienia tego w rejestrze patentowym, jednakże dopiero po ujawnieniu przeniesienia prawa w rejestrze patentowym nabywca będzie mógł powołać się na przysługujące mu prawo wobec osób trzecich, a w szczególności wystąpić przeciwko nim z roszczeniami w wypadku naruszenia patentu. Oznacza to, że trzeba złożyć w Urzędzie Patentowym wniosek o dokonanie zmiany w rejestrze przez wpisanie jako uprawnionego ze wzoru w miejsce Pana – Pańskiego wnuka. Wniosek taki podlega opłacie 70 zł (zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 29.08.2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000). Do wniosku należy oczywiście załączyć umowę przenoszącą prawo z rejestracji wzoru przemysłowego.

Trzeba jeszcze wspomnieć o jednym istotnym fakcie – otóż jeżeli mamy do czynienia z przeniesieniem prawa z rejestracji wzoru przemysłowego nieodpłatnie, to de facto jest to darowizna. Natomiast przepis art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego stanowi, iż „oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione”. Istnieje więc pewien problem, czy w przypadku nieodpłatnego przeniesienia prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wystarcza (zgodnie z art. 67 ust. 2 Prawa własności przemysłowej) zachowanie formy pisemnej, czy też oświadczenie zbywcy (darczyńcy) powinno być złożone w formie aktu notarialnego – zgodnie art. 890 § 1 Kodeksu cywilnego (skoro i tak dochodzi do spełnienia przyrzeczonego świadczenia). Dla bezpieczeństwa być może dobrze byłoby, aby złożył Pan oświadczenie o dokonaniu darowizny w formie aktu notarialnego (sam nabywca musi przyjąć darowiznę w zwykłej formie pisemnej).

Jeżeli chodzi o kwestie podatkowe, to zagadnienia związane z darowizną reguluje ustawa z 28.07.1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 2 tej ustawy „podatkowi od podatków i darowizn, zwanemu dalej »podatkiem«, podlega nabycie przez osoby fizycznego własności rzeczy znajdujących się na terytorium RP lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem darowizny”. Jednakże zgodnie z art. 3 pkt 2 „podatkowi nie podlega nabycie w drodze spadku lub darowizny praw autorskich i praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych oraz wierzytelności wynikających z nabycia tych praw”. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 6 Prawa własności przemysłowej przez projekty wynalazcze rozumie się „wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, topografie układów scalonych i projekty racjonalizatorskie”. Oznacza to, że czynność nabycia w drodze darowizny prawa z rejestracji wzoru przemysłowego podlega ogólnemu reżimowi ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (zob. np. S. Babiarz, A. Mariański, W. Nykie, Ustawa o podatku od spadków i darowizn, komentarz, ABC 2010). W takim wypadku Pański wnuk otrzymuje od Pana nieodpłatne świadczenie, które stanowi źródło przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Jednakże zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych „zwalnia się od podatku wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń, obliczona zgodnie z art. 11 ust. 2-2b, otrzymanych od osób zaliczonych do I i II grupy podatkowej, w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn, z zastrzeżeniem ust. 20”. Zwolnienie to nie ma jednak zastosowania do świadczeń otrzymywanych na podstawie (art. 21 ust. 20):

• stosunku pracy,
• stosunku pracy nakładczej,
• umów będących podstawą uzyskiwania przychodów zaliczonych do źródła, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 (działalności wykonywanej osobiście).

Zgodnie zaś z art. 14 ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn do grupy I podatkowej należy małżonek, zstępny, wstępny, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha i teściowie, zatem Pański wnuk kwalifikuje się do I grupy podatkowej.

Oznacza to, że z tytułu darowizny prawa z rejestracji wzoru przemysłowego wnuk nie będzie musiał zapłacić podatku dochodowego (aczkolwiek dla pewności wystąpiłbym jeszcze o interpretację indywidualną do Ministra Finansów – koszt tego jest niewielki, opłata urzędowa wynosi 60 zł, a ze względu na to, iż darowizna praw własności przemysłowej dość rzadko występuje w obrocie, byłoby to jednak przydatne i pozwoliłoby uniknąć problemów w przyszłości. Chodzi tutaj o to, aby Dyrektor Izby Skarbowej, działający z upoważnienia Ministra Finansów, potwierdził powyższe stanowisko, iż Pański wnuk nie będzie musiał zapłacić podatku).

Jeśli chodzi natomiast o umowę licencyjną, to zgodnie z art. 76 § 1 Prawa własności przemysłowej „umowa licencyjna wymaga również pod rygorem nieważności zachowania formy pisemnej”. Przepisy przewidują różne warianty licencji, np.

1. licencja ograniczona (ograniczająca korzystanie ze wzoru na określonych polach),
2. licencja pełna – licencjobiorca ma prawo korzystania ze wzoru w takim samym zakresie jak licencjodawca,
3. licencja wyłączna – udzielenie licencji jednej osobie wyklucza możliwość udzielenia licencji innym osobom, a także możliwość jednoczesnego korzystania ze wzoru przez uprawnionego z prawa z rejestracji (art. 76 ust. 4 Prawa własności przemysłowej)
4. licencja niewyłączna – udzielenie licencji jednej osobie nie wyklucza zarówno możliwości udzielenia licencji innym osobom, jak i jednoczesnego korzystania ze wzoru przez uprawnionego z prawa z rejestracji (art. 76 ust. 4 Prawa własności przemysłowej),
5. licencja z możliwością udzielenia dalszej licencji (sublicencji) – jej udzielenie jest możliwe tylko za zgodą uprawnionego ze wzoru, udzielenie dalszej sublicencji jest niedozwolone (art. 76 ust. 5 Prawa własności przemysłowej),
6. licencja wyraźna – wymagająca wyraźnych oświadczeń woli stron,
7. licencja dorozumiana (art. 81 Prawa własności przemysłowej) –„ jeżeli umowa o wykonanie prac badawczych lub inna podobna umowa nie stanowi inaczej, domniemywa się, że wykonawca prac udzielił zamawiającemu licencji na korzystanie ze wzorów zawartych w przekazanych wynikach prac”.

Licencja również podlega na wniosek zainteresowanego wpisowi do rejestru patentowego. „Uprawniony z licencji wyłącznej wpisanej do rejestru może na równi z uprawnionym z prawa z rejestracji dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa z rejestracji, chyba że umowa licencyjna stanowi inaczej” (art. 76 ust. 6 Prawa własności przemysłowej).

Strony mogą w umowie przewidzieć czas trwania licencji oraz możliwość jej wypowiedzenia. Może być udzielona również bezterminowo, z tym że i tak wygasa najpóźniej z chwilą wygaśnięcia prawa z rejestracji (25 lat). Strony mogą jednak przewidzieć dłuższy okres obowiązywania umowy w zakresie postanowień innych niż licencja, obejmujących w szczególności odpłatne świadczenia konieczne do korzystania z wynalazku.

Ponadto, zgodnie z art. 77 Prawa własności przemysłowej, „jeżeli umowa licencyjna nie stanowi inaczej, licencjodawca jest obowiązany do przekazania licencjobiorcy wszystkich posiadanych przez niego w chwili zawarcia umowy licencyjnej informacji i doświadczeń technicznych potrzebnych do korzystania z wynalazku”.

Zgodnie z art. 78 „w razie przejścia prawa z rejestracji obciążonego licencją, umowa licencyjna jest skuteczna wobec następcy prawnego”. Oznacza to, iż jeśli Pan udzieli licencji wnukowi, a następnie sprzeda prawo z rejestracji wzoru przemysłowego innej osobie, to i tak wnuk będzie nadal uprawnionym z licencji (a nabywca prawa z rejestracji stanie się stroną umowy licencyjnej, wchodząc w Pańskie miejsce).

Odnośnie kwestii podatkowych – przy nieodpłatnej licencji sytuacja będzie wyglądała podobnie jak w przypadku nieodpłatne nabycia samego prawa z rejestracji wzoru przemysłowego (aczkolwiek tutaj również dla pewności wystąpiłbym o interpretację indywidualną).

Jeśli jest Pan zainteresowany, możemy przygotować wzór takiej umowy (licencyjnej lub przenoszącej prawo z rejestracji wzoru przemysłowego) wraz ze stosownymi dokumentami zgłoszeniowymi do Urzędu Patentowego (w celu wpisania licencji lub przeniesienia do rejestru patentowego), a także dokładnie wyjaśnić omawiane kwestie podatkowe (sporządzenie wniosku o interpretację indywidualną).

poleć pytanie znajomemu     wersja do druku