Autor: Jakub Bonowicz

Jak opatentować wynalazek pracownika i wspólnika?

Od kilku lat jestem pracownikiem w dziale konstrukcyjnym w pewnej firmie, nazwijmy ją A. Jednocześnie od kilku miesięcy, wraz z właścicielem firmy, w której pracuję, czyli firmy A, założyłem firmę – spółkę cywilną, nazwijmy ją B. Nowo założona firma jest biurem konstrukcyjnym. Dokonałem ostatnio pewnego wynalazku, w chwilach wolnych od pracy. Zamierzam go opatentować. Przedmiot wynalazku dotyczy branży, w której funkcjonuje firma A, jednakże nie jest ściśle związany z produktami firmy A. Jednocześnie patent jest również w zakresie działalności firmy B, która jednak nigdy nie podejmowała prac konstrukcyjnych w zakresie mojego wynalazku. Jak wygląda w tej sytuacji własność planowanego patentu? Treść umowy spółki cywilnej – firmy B nie określa spraw własności ewentualnych wynalazków, podobnie treść umowy o pracę w firmie A również tego wprost nie reguluje. Czy mogę zawrzeć jakąś umowę z pracodawcą (wspólnikiem) w związku z ewentualną produkcją wynalazku?

Problem ten rozstrzyga ustawa z 30.06.2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508).

Jak wynika z opisanego stanu faktycznego, jest Pan pracownikiem w dziale konstrukcyjnym firmy produkcyjnej (A), a jednocześnie wspólnikiem spółki cywilnej z właścicielem tej firmy (spółka B) – biura konstrukcyjnego. Obie umowy nie regulują kwestii praw własności przemysłowej. Dokonał Pan pewnego wynalazku w chwilach wolnych od pracy i zamierza go Pan opatentować. Przedmiot wynalazku dotyczy branży, w której funkcjonuje firma A, natomiast nie jest związany z jej produktami, jest również z zakresem działalności firmy B. Ani firma A, ani B nie podejmowały żadnych prac konstrukcyjnych w zakresie tego wynalazku. Pana celem jest zgłoszenie wynalazku do opatentowania i uzyskanie patentu. Problem dotyczy ewentualnych praw do wynalazku dwóch podmiotów – pracodawcy (A) oraz spółki cywilnej (B).

Pomijamy na razie kwestię zdolności patentowej Pana wynalazku, bo to jest zupełnie odrębna kwestia, zagadnienie dotyczy natomiast samego prawa do uzyskania patentu na wynalazek.

Otóż zasadą jest to, iż prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy. Twórcą jest osoba, która dokonała wynalazku (art. 11 § 1 ustawy Prawo własności przemysłowej). Twórcą może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna (gdyż tylko taka może podejmować działalność twórczą). Oczywiście natychmiast pojawia się pytanie, co to znaczy „twórca”.

„Sama idea, dopóki nie znalazła konkretnego ucieleśnienia, nie może stanowić projektu wynalazczego, a w konsekwencji autor idei nie jest współtwórcą projektu wynalazczego, wykorzystującego tę ideę” (Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30.09.1959 r., sygn. akt IV CR 1223/58, NP. 1962, Nr 1, s. 113).

„Nie są twórcami osoby, które nie brały udziału w pracy nad zgłoszonym rozwiązaniem, ale opracowały podstawy naukowo – teoretyczne, na których oparto zgłoszenie” (Decyzja Komisji Odwoławczej przy UP z dnia 07.02.1973 r., odw. 1318/72, WUP 1974 nr 3, s. 291).

Również udział w etapie po dokonaniu projektu nie powoduje uznania osoby realizującej ten projekt za twórcę.

„Autor wykonanej pracy badawczej, udowadniającej istnienie w zgłoszonym rozwiązaniu cech wynalazku, a nawet udowadniającej zjawiska i procesy, które dała nieoczekiwany efekt zgłoszonemu rozwiązaniu, nie jest współtwórcą projektu wynalazczego” (Wyrok SN z dnia 25.08.1981 r., sygn. akt IV CR 239/81, „Nowator″ 1983, nr 8, s. 31).

Jeśli chodzi o spór co do autorstwa projektu wynalazczego, to jest ono ustalane w drodze procesu sądowego (wyrok SN z dnia 17.12.1974 r., sygn. akt I CZ 193/74, PUG Nr 5/75, s. 164). Natomiast sama decyzja Urzędu Patentowego o udzieleniu patentu wiąże sąd rozpatrujący spór o autorstwa nie co do osoby twórcy (UP tego nie bada), tylko jedynie co do tego, iż rozwiązanie spełnia ustawowe przesłanki zdolności patentowej. W postępowaniu sądowym o ustalenie autorstwa wykluczone jest kwestionowanie zdolności patentowej (Wyrok SN z dnia 28.05.1982 r., sygn. akt IV PR 37/82, „Nowator” 1983, nr 5, s 19.).

Uprawnienia twórcy określa art. 8 ust. 1. Są to:

1. prawo do uzyskania patentu;
2. prawo do wynagrodzenia;
3. prawo do wymieniania go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.

Wyjątki od zasady, iż prawo do uzyskania patentu przysługuje twórcy, są następujące:

1. Współtwórstwo

Ma miejsce w sytuacji, gdy dany wynalazek został dokonany przez dwie lub więcej osoby wspólnie. Prawo do uzyskania patentu przysługuje wspólnie takim osobom (art. 11 ust. 2). Wokół tego przepisu sporo dyskusji, niemniej:

1. „Jeśli w dokonaniu wynalazku uczestniczy kilka osób, status współtwórcy przysługuje tylko osobom, które wniosły twórczy wkład w powstanie wynalazku” (wyrok SN z dnia 11.12.1979 r., sygn. akt. IV PR 346/79, cyt. za: T. Szymanek, Przegląd orzecznictwa sądowego w sprawach ochrony własności przemysłowej, w: Naruszenia prawa na dobrach niematerialnych, materiały konferencyjne, PIRzP, Warszawa 2000, s. 128).
2. „Nie jest twórcą osoba, która udzieliła tylko pomocy przy dokonaniu wynalazku, jeżeli nie uczestniczyła w koncepcji tworzenia nowego rozwiązania” (Wyrok SN z dnia 21.03.1974 r., sygn. akt I PR 53/54, OSPiKA 1976, nr 10, poz. 195).
3. „Ze współtwórstwem mamy do czynienia, gdy różni twórcy rozwiązują poszczególne etapy określonego zagadnienia technicznego, bez których nie uzyskałoby końcowego efektu, stanowiącego projekt wynalazczy” (Wyrok SN z dnia 08.09.1982 r., sygn. akt IV PR 175/82, „Nowator” 1984, nr 8, s. 21). W takim wypadku mamy do czynienia ze wspólnością prawa do uzyskania patentu, do której stosuje się odpowiednio przepisy o wspólności patentu (art. 72 ust. 1-3), a w sprawach nieuregulowanych przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 196 i następne Kodeksu cywilnego).

W Pana wypadku raczej trudno mówić o współtwórstwie, gdyż nikt nie pomagał (nie współuczestniczył) w tworzeniu wynalazku.

2. Pracodawca / zamawiający 

Zgodnie z art. 11 ust. 3 „w razie dokonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunku pracy albo z realizacji innej umowy, prawo do uzyskania patentu przysługuje pracodawcy, chyba że strony postanowiły inaczej”.

Przepis ma ogromne znaczenie praktyczne, bo większość wynalazków powstaje z reguły w ramach stosunku pracy lub stosunku zlecenia, umowy o dzieło czy podobnej. Pracodawcy wówczas od samego początku przysługuje prawo do uzyskania patentu, nie jest konieczna żadna umowa z pracownikiem. Oczywiście w umowie o pracę lub innej (zlecenie, dzieło) można postanowić inaczej, np. wyłączyć nabycie prawa do uzyskania patentu przez pracodawcę (zamawiającego), w wyniku czego prawo to będzie przysługiwać twórcy, lub uzależnić nabycie prawa do uzyskania patentu od dokonania określonej czynności. W Pana sytuacji brak jednak jakiegokolwiek zapisu w umowie odnośnie praw do uzyskania patentu, w związku z czym obowiązuje art. 11 ust. 3.

Natomiast pojawia się problem, co się dzieje w sytuacji, kiedy osoba będąca pracownikiem tworzy wynalazek niejako „na uboczu” stosunku pracy. Przede wszystkim należy podkreślić, iż nie można umówić się, że prawo do wszystkich wynalazków pracownika (w tym także dokonanych poza obowiązkami ze stosunków pracy) przysługuje pracodawcy, bo art. 11 ust. 3 daje pracodawcy i pracownikowi swobodę tylko w zakresie ustalenia podmiotu uprawnionego do wynalazków dokonanych w wyniku wykonywania obowiązków ze stosunku pracy. Postanowienia umów o pracę przewidujące np. że prawo do uzyskania patentu na wszystkie wynalazki dokonane przez pracownika w trakcie zatrudnienia przysługują pracodawcy nie odnoszą skutków prawnych w odniesieniu do tych wynalazków, których dokonanie wykracza poza obowiązki wynikające ze stosunków pracy.

W niniejszej sprawie jest to o tyle istotne, iż jak sam Pan pisze, dokonał Pan wynalazku w chwilach wolnych od pracy. I po drugie, wynalazek nie jest związany z produktami firmy A. Jeśli więc wykonanie tego wynalazku nie należało do Pana obowiązków pracowniczych i wynalazek nie powstał w wyniku wykonywania przez Pana obowiązków pracowniczych, to pracodawcy nie przysługuje prawo do uzyskania patentu; prawo takie przysługuje Panu jako twórcy, na zasadach ogólnych.

3. Prawa przedsiębiorcy

Trzeci wyjątek dotyczy wynalazku dokonanego przez twórcę poza zakresem obowiązków wynikających ze stosunku pracy, ale przy pomocy przedsiębiorcy (art. 11 ust. 5).

Zgodnie z art. 11 ust. 5 „w razie dokonania wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego przez twórcę przy pomocy przedsiębiorcy, przedsiębiorca ten może korzystać z tego wynalazku, wzoru użytkowego albo wzoru przemysłowego we własnym zakresie. W umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub części prawo, o którym mowa w ust. 1”.

Przedsiębiorcą, zgodnie z art. 3 ust. 3, jest osoba prowadząca w celach zarobkowych działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową, zwaną działalnością gospodarczą.

Jeśli chodzi o pojęcie „pomocy”, nie dotyczy ono jakiejkolwiek pomocy, lecz pomocy kwalifikowanej – takiej, która stanowi warunek istotny i bezpośredni dokonania wynalazku, a korzystanie z niej nie jest powszechnie dostępne. Mogą być to więc nakłady finansowe, techniczne, marketingowe, udzielanie wskazówek merytorycznych (J, Barta, R. Markiewicz, Własność intelektualna w szkołach wyższych i instytucjach naukowych (raport), Warszawa 1993, s. 58).

Sam fakt podjęcia przez pracownika, za pozwoleniem pracodawcy, pracy nad wynalazkiem w godzinach pracy (z naturalnym zaniechaniem w tym czasie czynności należących do obowiązków pracowniczych), nie uzasadnia jeszcze przyjęcia, iż pomoc została przez przedsiębiorcę udzielona. Podobnie należałoby ocenić przypadek, w którym pracownik szkoły wyższej dokonuje wynalazku, korzystając z powszechnie dostępnych zbiorów bibliotecznych i dokumentacyjnych uczelni (zob. E.Nowińska, U. Promińska, M. du Vall, Prawo własności przemysłowej. Komentarz, wyd. Lexis Nexis, s. 123).

W razie ewentualnego sporu co do udzielonej pomocy ciężar dowodu jej udzielania spoczywa na pracodawcy lub przedsiębiorcy, zgodnie z art. 6 Kodeksu cywilnego. To on musi więc wykazać, iż takiej pomocy udzielił.

Jeśli uda mu się to wykazać, to prawo do uzyskania patentu na wynalazek pozostaje przy twórcy, przedsiębiorca może korzystać z wynalazku we własnym zakresie, tzn.:

1. korzystanie we własnym zakresie – jest to każdy sposób korzystania, który polega na stosowaniu (materialnym urzeczywistnieniu) wynalazku przez przedsiębiorcę lub jest tego następstwem;
2. w odniesieniu do produktów będących przedmiotem wynalazków – przedsiębiorca może je wytwarzać, używać, oferować, wprowadzać do obrotu (art. 66 ust. 1 pkt 1);
3. w odniesieniu do sposobu użycia – może je stosować, jak tez używać i wprowadzać do obrotu bezpośrednio takim opatentowanym sposobem (art. 66 ust. 1 pkt 2), nie może jednak importować produktów chronionych lub uzyskanych chronionym sposobem;
4. brak jest ograniczenia ilościowego zakresu omawianego korzystania z wynalazku – przedsiębiorca może podjąć dowolnej wielkości produkcję na nim opartą, a także zwiększać ją w trakcie trwania ochrony patentowej.

Natomiast twórca może korzystać z wynalazku w pełnym zakresie, udzielać licencji osobom trzecim na korzystanie z wynalazku. Pamiętać jednak należy, że realizacja przez twórcę tych uprawnień może powodować naruszenie zobowiązań wynikających ze stosunku pracy – gdy w umowie o pracę przewidziano zakaz konkurencji w stosunku do pracodawcy. Biorąc pod uwagę jednak, iż jednocześnie ma Pan spółkę cywilną z szefem firmy, należy spojrzeć na obie te umowy. Samo uzyskanie patentu na wynalazek przez twórcę nie oznacza jeszcze naruszenia zakazu konkurencji, konkurencję może stanowić jedynie gospodarcza eksploatacja takiego wynalazku, jeśli stanowi konkurencję dla firmy A lub B (zwłaszcza że pisze Pan, iż wynalazek dotyczy branży firmy A lub B).

Należy pamiętać, że w umowie o udzielenie pomocy strony mogą ustalić, że przedsiębiorcy przysługuje w całości lub w części prawo do uzyskania patentu, jednakże takiej umowy brak (z tego co Pan pisze).

Ponadto również w umowie między przedsiębiorcami może być określony podmiot, któremu będą przysługiwać prawa twórcy w razie dokonania wynalazku w związku z wykonywaniem tej umowy (art. 11 ust. 4) – np. umowa o pracę badawczą pomiędzy spółką produkcyjną a szkołą wyższą (jednakże również takiego postanowienia brak w umowie spółki cywilnej).

Jeśli więc w sprawie nie zachodzi żaden z powyższych wypadków (tj. brak pomocy, brak wykonania wynalazku w wyniku wykonywania przez twórcę obowiązków ze stosunków pracy albo z realizacji innej umowy), prawo do uzyskania patentu będzie przysługiwać Panu jako twórcy.

Prawo do uzyskania patentu jest i prawo z patentu jest zbywalne, może być też przedmiotem określonych umów. Nie ma tutaj ograniczeń. Nie można tylko zbyć tzw. praw osobistych twórcy wynalazku, z tym że są one znacznie słabsze niż w przypadku praw autorskich (jest to tzw. osobista więź twórcy z będącym dziełem jego umysłu rozwiązaniem). Wszystko zależy więc tutaj od woli i oczekiwań stron. Można też uregulować sposób korzystania z wynalazku, podział zysków itd.

Zgodnie z art. 72 ust. 1 ustawy „współuprawniony z patentu może bez zgody pozostałych współuprawnionych korzystać z wynalazku ale we własnym zakresie, oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu”. Ponadto, zgodnie z art. 72 ust. 2 „w razie uzyskania korzyści z wynalazku przez jednego ze współuprawnionych każdy z pozostałych współuprawnionych ma prawo, o ile umowa nie stanowi inaczej, do odpowiedniej części z jednej czwartej tych korzyści po potrąceniu nakładów, stosownie do swego udziału w patencie”. Natomiast w zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o współwłasności w częściach ułamkowych (art. 72 ust. 3), czyli np. do zbycia patentu będzie potrzebna zgoda wszystkich współuprawnionych. To samo stosuje się do prawa do uzyskania patentu (art. 72 ust. 4).

poleć pytanie znajomemu     wersja do druku