Opublikowane: 06.09.2010

Autor: Jakub Bonowicz

Roszczenia z tytułu naruszenia patentu – część 2

Artykuł prezentuje roszczenia, jakie przysługują osobie, której patent na wynalazek został naruszony, z uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowego. W pierwszej części cyklu omówione zostały ogólne zagadnienia dotyczące roszczeń przysługujących w wypadku naruszenia patentu (zagadnienia proceduralne, katalog roszczeń, terminy wystąpienia, przedawnienie), natomiast w tej części autor skupia się na omówieniu najważniejszych roszczeń.

Roszczenie o zaniechanie naruszenia

W zakresie ochrony własności przemysłowej jest to najważniejsze roszczenie. Ma doprowadzić do przerwania stanu naruszenia, którego długotrwałość może spowodować niekorzystne dla uprawnionego, nieodwracalne następstwa. Z roszczeniem można wystąpić, jeśli nastąpiło naruszenie patentu (nie ma natomiast znaczenia, czy w momencie wnoszenia pozwu, czy też wydania wyroku stan taki nadal trwa¹) oraz jeśli patent pozostaje w mocy w momencie wydania wyroku. Uprawniony nie ma bowiem żadnego interesu w tym, aby sąd nakazał pozwanemu zaniechania naruszania patentu, który wygasł, w takim wypadku sąd powinien oddalić powództwo w tym zakresie. Nie ma znaczenia, czy naruszenie jest zawinione ani czy powód poniósł jakąkolwiek szkodę. Przy formułowaniu roszczenia o zaniechanie należy koniecznie wskazać jego konkretną postać, najlepiej jednak tak szeroko jak to tylko możliwe. Egzekucji bowiem podlegać będzie tylko taki rodzaj zaniechania, jaki został wskazany w sentencji orzeczenia.

Na przykład:

„Wnoszę o nakazanie Pozwanemu zaniechania korzystania z wynalazku, chronionego patentem Nr ..., udzielonego przez Urząd Patentowy decyzją w dniu ..., w sposób zarobkowy lub zawodowy, bez zgody Powoda, polegający na wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzania do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku lub stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem, w szczególności oferowaniu produktu będącego przedmiotem wynalazku, na przetargach i dostarczaniu takich produktów zamawiającym w wykonaniu takich przetargów oraz wytwarzaniu tych produktów w celu dostarczenia ich zamawiającym”.

Podanie wyroku do publicznej wiadomości

„Informacja taka godzi w naruszającego, gdyż podważa zaufanie klienteli do jego produktu. Celem tego oświadczenia nie jest satysfakcja moralna uprawnionego, zwłaszcza, jeżeli jest nim osoba prawna niezdolna do przeżyć psychicznych. Jest to środek działający na świadomość klienteli i jej wyboru znajdujące odbicie w stosunkach majątkowych”.²

Powód może domagać się podania orzeczenia w całości lub w części lub informacji o orzeczeniu. Podanie musi nastąpić w taki sposób, by dotarło do wiadomości publicznej – np. w prasie ogólnej, prasie specjalistycznej (z dziedziny techniki) lub na stronie internetowej powoda czy pozwanego. Ostatecznie o zakresie i sposobie podania decyduje sąd. Jednakże powód powinien w pozwie wskazać sposób i zakres publikacji.

Ponadto w każdym wypadku powód powinien zażądać także upoważnienia do dokonania publikacji przez siebie na koszt pozwanego w razie niewykonania przez niego tej czynności w oznaczonym terminie.³

Roszczenie jest niezależne od winy naruszyciela ani od poniesienia szkody przez uprawnionego.

Wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści

Roszczenie to przysługuje niezależnie od winy naruszyciela i niezależnie od tego, czy uprawniony poniósł jakąkolwiek szkodę. Chodzi tutaj bowiem o korzyści uzyskane przez naruszyciela, a nie szkodę poniesioną przez uprawnionego. Dopuszczalne jest również jednoczesne podnoszenie roszczeń o wydanie bezpodstawnie uzyskanych korzyści i roszczenia odszkodowawczego.

Bezpodstawnie uzyskane korzyści nie stanowią bezpodstawnego wzbogacenia w rozumieniu art. 405 i n. Kodeksu cywilnego i tych przepisów nie stosujemy do tego roszczenia.

Jeśli wartości korzyści nie da się ustalić (ścisłe udowodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub nader utrudnione), to dopuszczalne jest zasądzenie przez sąd sumy odpowiedniej, opartej na rozważaniu wszystkich okoliczności sprawy na podstawie art. 322 Kodeksu postępowania cywilnego.⁴

Bezpodstawnie uzyskane korzyści powinny obejmować różnicę pomiędzy:

• przychodami naruszyciela uzyskanymi z działalności bezprawnej pomniejszonymi o koszty uzyskania przychodu, a
• przychodami naruszyciela, które uzyskałby z działalności zgodnej z prawem pomniejszonymi o koszty uzyskania przychodu.

Podobną myśl wyrazili U. Promińska, E. Nowińska oraz M. du Vall, podając następujący przykład: „jeśli przedsiębiorca z produkcji naruszającej patent osiągnął zysk w wysokości X zł, a z innej produkcji uzyskałby Y zł, to bezpodstawnie uzyskaną korzyścią, o której mowa w art. 287 p.w.p. byłaby różnica pomiędzy tymi wielkościami. Jeśli wynik będzie ujemny, to korzyścią uprawnionego jest minimalna wysokość równa nieuiszczonym opłatom licencyjnym”.⁵

Przykład: przedsiębiorca A, gdyby produkował urządzenia wedle swojego rozwiązania, sprzedałby je za 1 mln zł, z czego koszt uzyskania przychodu to 700 tys. zł, a więc jego zysk wyniósłby 300 tys. zł. Stosował rozwiązanie opatentowane, które sprzedał za 1,3 mln, a koszt uzyskania przychodu wyniósł 500 tys. zł (ponieważ wiadomo, iż produkcja rozwiązania według czyjegoś projektu jest zwykle tańsza). Zatem w pierwszym wypadku zysk wyniósłby 300 tys. zł, w drugim wyniósł 800 tys. zł, zatem bezpodstawnie uzyskane korzyści to 500 tys. zł, wartość tę należy oczywiście skorygować biorą pod uwagę obciążenia publiczno-prawne.

Roszczenie odszkodowawcze

To roszczenie jest zależne od winy naruszyciela. Może być realizowane w dwóch formach:

1. Na zasadach ogólnych – tj. przez zapłatę odszkodowania w wysokości odpowiadającej wysokości poniesionej przez uprawnionego szkody, o ile szkoda ta pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z faktem naruszenia patentu.
2. Poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej opłacie licencyjnej albo innego stosownego wynagrodzenia, które w chwili ich dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z wynalazku.

W pierwszym wypadku stosujemy wszystkie reguły wypracowane na gruncie ogólnego prawa odszkodowawczego. Odszkodowanie w szczególności obejmuje stratę rzeczywistą (np. koszty usuwania następstw naruszenia patentu na rynku, koszty poniesione na wykrycie i ustalenie zakresu naruszenia, opinie rzeczników patentowych) oraz utracone korzyści (np. spadek wielkości sprzedaży, konieczność obniżenia cen). Obliczając jednak wielkość utraconego zysku należy mieć na uwadze tylko te zyski, które zostały utracone przez uprawnionego, nie zaś wszystkie zyski naruszyciela, również te, których poszkodowany nie byłby w stanie osiągnąć.⁶

Przykład 1: konkurencyjne firmy A i B startowały w przetargu, oferując takie samo urządzenie według wynalazku, na który patent uzyskała firma A. Została ona jednak usunięta z przetargu wskutek naruszenia przepisów proceduralnych. Firma B wygrała przetarg. W takim wypadku utraconą korzyścią A jest wysokość należnej opłaty licencyjnej, którą B powinien był uiścić. Firma A nie może zakładać, że mogłaby osiągnąć zyski w wyniku wygrania przetargu, bo powodem jego niewygrania nie była konkurencja z B tylko usunięcie z przetargu.

Przykład 2: te same firmy A i B startowały w przetargu w takiej samej sytuacji, z tym że tym razem przetarg zakończył się zwycięstwem A. Początkowa oferta A opiewała na 1 mln zł, jednak wskutek konkurencyjnej oferty B A musiał zaoferował sprzedaż urządzenia za 800 tys. zł. Gdyby B nie oferował na przetargu konkurencyjnego urządzenia, A mógłby sprzedać je za 1 mln, a nie 800 tys. zł. Zatem wartość utraconych korzyści wynosi 200 tys. zł.

W obu wypadkach sąd może zasądzić sumę odpowiednią na podstawie art. 322 K.p.c.

 ——————————————

1. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 05.02.2009 r. I ACa 13/09, OSA rok 2010, Nr 5, poz. 13, s. 36, na gruncie znaków towarowych, podobnie odnośnie u.z.n.k. L. Górnicki: Nieuczciwa konkurencja, w szczególności przez wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usługi i środki ochrony w prawie polskim, Warszawa 1997, s. 73).
2. Wyrok Sadu Apelacyjnego w Katowicach z 25.06.2009 r., V ACa 139/09, Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach 2009, Nr 4, poz. 8.
3. Uchwała Sadu Najwyższego z 28.06.2006 r. III CZP 23/06, OSNC 2007, Nr 1, poz. 11, K. Skubisz-Kępka: Obowiązek publikacji orzeczeń sądowych w środkach masowego przekazu, Monitor Prawniczy 2009, Nr 1, s. 21 i in.
4. Wyrok Sądu Najwyższego z 24.10.2007 r. IV CSK 203/07.
5. E. Nowińska, U. Promińska, M. du Vall: Prawo własności przemysłowej, Lexis Nexis 2007, LEX Polonica, pkt 4.4.4.
6. Wyrok Sądu Najwyższego z 11.10.2001 r. II CKN 578/99, OSNC 2002, Nr 6, poz. 83 z glosą aprobującą M. Kępińskiego OSP 2002, Nr 6, poz. 83, s. 310, oraz częściowo krytycznymi glosami L. Jastrzębskiego, PPH 2003, Nr 4, s. 50; J. Piś-Barangowskiej, PS 2003, Nr 2, s. 89, A. Kołodziej PS 2003, Nr 7-8, s. 168.

Lubię To!

Oceń przydatność tekstu:

Ocena przydatności tekstu:

Oceń zrozumienie tekstu:

Ocena zrozumienia tekstu:

poleć artykuł znajomemu     wersja do druku